Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2022 г. N С01-336/2022 по делу N А40-158272/2021 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения по делу о взыскании неосновательного обогащения, поскольку установлены факт ненадлежащего исполнения ответчиком договора об отчуждении исключительных прав в части выплаты вознаграждения истцу и правомерность начисления на сумму задолженности процентов за пользование чужими денежными средствами

Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО" (ул. Авиамоторная, 65, стр. 1, Москва, 111024, ОГРН 1117746349764) на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2021 по делу N А40-158272/2021

по иску индивидуального предпринимателя Савельева Дмитрия Викторовича (Москва, ОГРНИП 314774616801030) к обществу с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО" о взыскании задолженности по договору об отчуждении исключительных прав и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО" к индивидуальному предпринимателю Савельеву Дмитрию Викторовичу о взыскании неосновательного обогащения.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО" - Емельянов М.М. (по доверенности от 16.08.2021);

от индивидуального предпринимателя Савельева Дмитрия Викторовича - Нуржинский Д.В. (по доверенности от 26.07.2021), Казакова А.В. (по доверенности от 26.07.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Савельев Дмитрий Викторович (далее также - истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО" (далее - ответчик, общество "ДЖИДИПРО") о взыскании задолженности по договору об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности от 01.03.2016 в размере 26 669 978 рублей 59 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 136 522 рублей 94 копейки, а также процентов за период с 26.07.2021 по день фактического исполнения обязательства.

Судом первой инстанции к совместному рассмотрению принято в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации встречное исковое заявление ответчика о взыскании с Савельева Д.В. неосновательного обогащения в размере 22 010 719 рублей 94 копейки.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2021, первоначальные требования Савельева Д.В. удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взысканы задолженность по договору в размере 24 480 642 рубля 02 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 136 522 рубля 94 копейки, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.07.2021, рассчитанные от суммы основного долга по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств, а также возмещены расходы по уплате государственной пошлины в размере 151 086 рублей. В остальной части в удовлетворении первоначальных исковых требований отказано. В удовлетворении встречных исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит:

отменить указанные акты в части взыскания с ответчика задолженности в размере 7 007 136 рублей 42 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 401 413 рублей 61 копейки, государственной пошлины в размере 37 043 рублей;

удовлетворить требования Савельева Д.В. в части взыскания с ответчика в пользу истца задолженности по договору в размере 17 473 505 рублей 60 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 735 109 рублей 33 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.07.2021, рассчитанных от суммы основного долга по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств и государственной пошлины в размере 114 043 рублей. В остальной части иска отказать.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что суды допустили неверное толкование условий договора, а также пришли к неверному выводу о правовых последствиях признания патента Российской Федерации N 102942 на промышленный образец недействительным, в связи с чем необоснованно удовлетворили требования истца о взыскании вознаграждения и процентов за пользование чужими денежными средствами за использование указанного патента за период с 15.11.2019 по 31.01.2020.

Податель кассационной жалобы настаивает на том, что в указанных обстоятельствах судами первой и апелляционной инстанции должны были быть применены разъяснения, содержащиеся в пункте 141 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Не соглашаясь с выводами судов, общество "ДЖИДИПРО" полагает, что в отношении выплаты вознаграждения по спорному договору не может быть применимо положение статьи 1357 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку Савельевым Д.В. были переданы результаты интеллектуальной деятельности, в отношении которых изначально не мог быть выдан патент по основаниям, отраженным в решении Роспатента от 14.11.2019.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, принять новый судебный акт.

Представители истца в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Согласно пункту 2 статьи 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (пункт 3 статьи 1234 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1234 ГК РФ при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания, является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между истцом (автором) и ответчиком (приобретателем) 01.03.2016 заключен договор об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. указанного договора автор передал приобретателю в полном объеме исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, представляющие собой решения внешнего вида изделий.

Стороны подписали акт от 20.01.2020, в котором установили, что вознаграждение подлежит выплате приобретателем ежеквартально по итогам каждого квартала соответствующего года не позднее последнего числа месяца, следующего за соответствующим кварталом.

В пункте 5.1. договора стороны достигли соглашения в отношении того, что за передачу в полном объеме исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности вознаграждение автора выплачивается приобретателем в размере 5% от продажи товаров, в которых приобретателем будут использоваться патенты, полученные им по результатам подачи заявок в Роспатент и регистрации каждого отдельного результата интеллектуальной деятельности.

На основании акта об оказании услуг от 31.01.2020 N 6 и отчета об использовании объектов интеллектуальной собственности при осуществлении коммерческой деятельности общества "ДЖИДИПРО" от 31.01.2020, вознаграждение автора за период с 01.07.2019 по 31.01.2020 составило 17 931 523 рублей 39 копеек.

В соответствии с актом об оказании услуг от 30.04.2021 N 7 и отчетом об использовании объектов интеллектуальной собственности при осуществлении коммерческой деятельности общества "ДЖИДИПРО" от 30.04.2021, вознаграждение автора за период с 01.02.2020 по 30.04.2021 составило 8 738 455 рублей 20 копеек.

В связи с тем, что ответчик не исполнил своевременно обязанность по уплате вознаграждения по договору, за период с 01.07.2019 по 30.04.2021 на стороне общества "ДЖИДИПРО" образовалась задолженность в размере 26 669 978 рублей 59 копеек.

Полагая свои права нарушенными, истец обратился к ответчику с претензией. Оставление указанной претензии ответчиком без ответа послужило для истца основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта ненадлежащего исполнения ответчиком договора об отчуждении исключительных прав в части оплаты вознаграждения истцу и правомерности начисления на сумму задолженности процентов за пользование чужими денежными средствами. С учетом этого суд не нашел оснований для удовлетворения встречного иска.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции согласился.

Указанные выводы судов Суд по интеллектуальным правам находит соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришли в соответствии с вышеприведенными нормами права к обоснованным выводам о доказанности нарушения ответчиком прав истца, выразившегося в невыплате вознаграждения, предусмотренного заключенным между ними договором.

Обжалуемые судебные акты отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, содержат обоснование сделанных судами выводов применительно к конкретным обстоятельствам дела.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, судами дана надлежащая, соответствующая применимым правовым нормам оценка имеющимся в деле доказательствам, а также доводам истца и возражениям ответчика.

Нарушений требований процессуального законодательства при оценке судами доказательств по делу суд кассационной инстанции не усматривает.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что к обстоятельствам настоящего дела применим по аналогии пункт 141 Постановления N 10, суд кассационной инстанции полагает необходимым указать следующее.

В соответствии со статьей 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В соответствии со статьей 1234 по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Из приведенных положений следует, что предметом договора об отчуждении исключительного права является передача (отчуждение) исключительного права на охраняемый результат в полном объеме (статья 1234 ГК РФ), предметом лицензионного договора - предоставление права использования охраняемого результата (статья 1235 ГК РФ). С учетом этого вознаграждение, предусматриваемое договором об отчуждении исключительного права, является платой за полученные (переданные) права, тогда как платежи по лицензионному договору своей целью носят оплату использования исключительных прав.

Таким образом, существует две основные модели договоров о распоряжении исключительными правами, обладающих различной правовой природой.

Как следует из материалов дела, решением Роспатента от 14.11.2019, принятым по итогам повторного рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью "Фабрика Картекс" против выдачи патента Российской Федерации N 102942 на промышленный образец "Салатник с прозрачной крышкой", указанный патент был признан недействительным полностью.

Общество "ДЖИДИПРО" со ссылкой на статью 1398 ГК РФ, а также судебную практику, относящуюся к последствиям признания патента недействительным, указывает на необходимость применения к отношениям, возникающим из заключенного между сторонами договора об отчуждении исключительных прав, правовой позиции, содержащейся в пункте 141 Постановления N 10.

Из разъяснений, приведенных в указанном пункте, следует, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.

Вместе с тем общество "ДЖИДИПРО" не поясняет возможность использования указанных разъяснений высшей судебной инстанции применительно к договорам об отчуждении исключительного права, с учетом существенного различия правовой природы упоминаемых договорных конструкций.

Между тем в соответствии с частью 1 статьи 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

В судебном заседании на вопрос коллегии судей о том, что именно в существе заключенного между сторонами договора позволяет использовать в отношении него правовые позиции, сформулированные высшей судебной инстанцией в отношении иной договорной конструкции, представитель заявителя ответить затруднился.

В то же время стороны не оспаривают, что предусмотренные заключенным между ними договором периодические выплаты вознаграждения в настоящем случае представляют собой плату именно за отчуждение исключительных прав, в том числе прав на получение патентов на переданные по договору результаты интеллектуальной деятельности.

Кроме того, положениями части 4 статьи 1357 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.

Позиция заявителя кассационной жалобы об отсутствии оснований для уплаты предусмотренного договором вознаграждения после 14.11.2019 (даты признания недействительным патента Российской Федерации N 102942 на промышленный образец), фактически направлена на преодоление действия указанной нормы, т.е. на исключение в отношении себя риска непатентоспособности объекта.

В результате толкования спорного договора суд апелляционной инстанции правильно установил, что его стороны не связывали выплату вознаграждения с фактом получения патентов. Получение патентов являлось необходимым условием для старта продаж товаров с использованием переданных результатов интеллектуальной деятельности. Последующие риски непатентоспособности таких результатов принял на себя приобретатель исключительных прав - общество "ДЖИДИПРО".

Доводы ответчика об обратном по существу выражают его несогласие с выводами судов, основанными на оценке доказательств и установленных фактических обстоятельствах дела, и не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального права, несоответствии выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, обстоятельствам дела, повлиявшем на исход дела.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц. Окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения принятых по делу судебных актов.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2021 по делу N А40-158272/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

И.В. Лапшина

Е.С. Четвертакова