Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2022 г. по делу N СИП-1184/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе во внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство на знак обслуживания, принятого в форме уведомления, поскольку геометрическое изменение (уменьшение) черного фона спорного знака обслуживания не изменяет его существа, так как не влияет на восприятие знака обслуживания в целом или его основного элемента, объем правовой охраны в данном случае не расширяется

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 21 февраля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Березиной А.Н., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200), принятого в форме уведомления от 09.08.2021,

при участии в судебном заседании:

индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. лично;

и представителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботина А.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-659/41),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) об отказе во внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 534217, принятого в форме уведомления от 09.08.2021.

В суд через систему "Мой Арбитр" 16.02.2022 поступил отзыв Роспатента, который приобщен судом к материалам дела в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании предприниматель доводы, изложенные в заявлении, поддержал, оспариваемый отказ во внесении изменений в товарный знак, оформленный уведомлением Роспатента от 09.08.2021, просил признать недействительным.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, 10.02.2015 Роспатент зарегистрировал в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания на имя общества с ограниченной ответственностью "АК Групп" знак обслуживания " " по заявке N 2013728637 в отношении услуг 35-го класса "продвижение товаров для третьих лиц" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в регистрации, и выдал свидетельство Российской Федерации N 534217.

В дальнейшем правообладателем знака обслуживания стал предприниматель на основании договора от 19.08.2019 РД0305854.

Предприниматель 01.12.2020 обратился в Роспатент с заявлением о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации N 534217 на знак обслуживания. В своем заявлении предприниматель просил внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство путем изменения черного фона, а именно уменьшения его объема (квадрата вместо прямоугольника).

Как следует из материалов дела, в ответ на указанное заявление составлено уведомление Роспатента N 2020044925 (534217) с заключением по результатам рассмотрения заявления, в котором изложен отказ во внесении изменений в товарный знак, мотивированное тем, что запрашиваемое изменение изменяет геометрическое исполнение: вертикальная (вытянутая) форма прямоугольника - черного цвета - меняется на горизонтальную, вследствие чего словесный элемент становится доминирующим. В зарегистрированном изображении доминирующим является фон в виде прямоугольника черного цвета, в результате предлагаемых изменений к фону добавляется белый цвет, которого ранее не было, что приведет к изменению товарного знака по существу и восприятию товарного знака в целом.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование заявленных требований предприниматель указывает, что спорный товарный знак представляет собой слово "Гуд"ок", выполненное буквами кириллицы желтого цвета, а черный фон, на котором расположены буквы, не воспринимается как самостоятельный цвет, поскольку используется лишь в качестве плашки для отображения букв.

Таким образом, предприниматель считает, что уменьшение черного фона не меняет существо спорного товарного знака и не влияет на восприятие товарного знака в целом, а отказ Роспатента в удовлетворении заявления нарушает права предпринимателя.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как разъяснено в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) при оспаривании решений (действий (бездействия)) Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты подачи заявления предпринимателем о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и свидетельство Российской Федерации на знак обслуживания N 534217 (01.12.2020) к спорным правоотношениям подлежат применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2020 N 119 (далее - Административный регламент), в редакциях, действовавших на дату подачи заявления.

Как указано в пункте 1 статьи 1505 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

В основу выводов Роспатента об отсутствии оснований для внесения изменений в спорный товарный знак положено то что, исключение белого цвета из цветового сочетания влияет на восприятие товарного знака в целом, поскольку предполагает наличие любого другого фона, на котором размещаются буквы, в то время как в спорном товарном знаке буквы красного цвета расположены исключительно на белом фоне.

Согласно пункту 83 Административного регламента административное действие по внесению изменений в соответствующий Государственный реестр включает внесение в соответствующий Государственный реестр изменений, касающихся:

- изменение наименования, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) правообладателя;

- изменение места нахождения юридического лица - правообладателя либо места жительства физического лица - правообладателя:

- изменение адреса для переписки с правообладателем;

- изменение наименования и (или) места нахождения юридического лица, в связи с преобразованием юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы;

- сокращение перечня товаров и (или) услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак;

- изменение отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа;

- преобразование товарного знака в коллективный знак;

- преобразование коллективного знака в товарный знак;

- внесение изменений в устав коллективного знака;

- выделение;

- преобразование географического указания в наименование места происхождения товара;

- преобразование наименования места происхождения товара в географическое указание;

- изменение перечня лиц, имеющих право использования географического указания или наименования места происхождения товара (для объединения лиц);

- условий использования географического указания или наименования места происхождения товара (для объединения лиц);

- изменение в описание особых свойств товара для наименования места происхождения товара;

- изменение товара, в отношении которого зарегистрировано географическое указание или наименование места происхождения товара;

- изменение места происхождения (производства) товара (границ географического объекта), в отношении которого зарегистрировано географическое указание или наименование места происхождения товара;

- изменение описания характеристик товара, в отношении которого зарегистрировано географическое указание;

- изменение способа производства товара (условий его хранения и транспортировки), в отношении которого зарегистрировано географическое указание или наименование места происхождения товара;

- изменение порядка контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара, в отношении которого зарегистрировано географическое указание;

- изменение порядка контроля за соблюдением условий производства и сохранением особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара;

- другие изменения, относящиеся к товарному знаку, географическому указанию или наименованию места происхождения товара.

Согласно положениям подпункта 5 пункта 73 Административного регламента не допускаются изменения товарного знака по существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов (пункт 69 Правил).

Только в случае соответствия документов условиям, предусмотренным пунктом 73 Административного регламента, принимается решение об удовлетворении заявления, ходатайства.

При рассмотрении доводов предпринимателя судебная коллегия самостоятельно исследовала спорный товарный знак и установила, что основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент "Гуд"ок", который является оригинальным, основным, акцентирует внимание потребителя и запоминается им, ввиду чего влияет на восприятие обозначения в целом. Черный фон, на котором выполнено словесное обозначение, не акцентирует на себе внимание потребителя, исходя из чего, не влияет на восприятие обозначения в целом.

Судебная коллегия не соглашается с выводом Роспатента, что в зарегистрированном изображении доминирующим является фон в виде прямоугольника черного цвета, поскольку противоречит положениям пункта 44 Правил, правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 года по делу N А60-44547/2015 и в пункте 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12.

Аналогичная правовая позиция относительно отсутствия у фона словесного товарного знака оригинальности и возможности акцентировать внимание потребителей в отношении черного фона словесного обозначения белого цвета изложена в постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2019 N С01-626/2019 по делу N СИП-883/2018.

Роспатент при решении вопроса о том, изменяет ли в значительной степени восприятие обозначения в целом уменьшение черного фона и наличием белого цвета не дал надлежащую оценку тому обстоятельству, что белый цвет будет являться исключительно частью фона спорного обозначения.

То обстоятельство, что словесный элемент в противопоставленном знаке обслуживания будет расположен на фоне квадрата черного цвета, не меняет сути восприятия данного товарного знака, поскольку потребитель воспринимает в первую очередь именно словесный элемент знака обслуживания.

Более того как следует из материалов дела при экспертизе заявленного обозначения спорного знака обслуживания информационный поиск проводился именно по словесному элементу, а не по цветовому фону, что противоречит возражениям Роспатента, изложенным в отзыве, о том, что при внесении изменений будет необходимо проводить дополнительный информационный поиск.

Таким образом, вопреки мнению Роспатента геометрическое изменение (уменьшение) черного фона спорного знака обслуживания не изменяет его существа, поскольку не влияет на восприятие знака обслуживания в целом или его основного элемента, поскольку объем правовой охраны в настоящем случае не расширяется, и тем самым не нарушаются требования пункта 1 статьи 1505 ГК РФ.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым признать решение Роспатента по отказу в удовлетворении заявления от 01.12.2020 об отказе во внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 534217, принятого в форме уведомления от 09.08.2021 недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 1505 ГК РФ, нарушающее права и законные интересы предпринимателя в сфере предпринимательской деятельности. При этом суд приходит к выводу о том, что Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает 34 решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Коллегия судей считает, что в данном случае при рассмотрении настоящего дела установлены фактические обстоятельства, требующиеся для принятия соответствующего решения, в связи с чем в рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов предпринимателя обязывает Роспатент внести соответствующее изменение в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации N 534217 на знак обслуживания.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе во внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 534217, принятого в форме уведомления от 09.08.2021, недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести изменение в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации N 534217 на знак обслуживания.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича 300 (Триста) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.Н. Березина

Судья

И.В. Лапшина