Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. № С01-2098/2021 по делу N А79-11246/2020 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку без определения объема допустимого использования ответчиком полезной модели право послепользования не может считаться установленным

Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 января 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А.

путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Акимова Анатолия Валентиновича (Чебоксары Чувашская Республика - Чувашия, ОГРНИП 304212904900201) на решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 26.05.2021 по делу N А79-11246/2020 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Дмитриева Юрия Сергеевича (г. Канаш, Чувашская Республика - Чувашия, ОГРНИП 304213436600137) к индивидуальному предпринимателю Акимову Анатолию Валентиновичу о защите исключительного права на полезную модель и о взыскании компенсации;

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Дмитриева Юрия Сергеевича - Сайченкова А.В. (по доверенности от 01.01.2022);

от индивидуального предпринимателя Акимова Анатолия Валентиновича - Пастернака В.С. (по доверенности от 01.10.2021), Подольской О.А. (по доверенности от 27.02.2017 N 0799253),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Дмитриев Юрий Сергеевич (далее - Дмитриев Ю.С.) обратился в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Акимову Анатолию Валентиновичу (далее - Акимов А.В.) об обязании прекратить действия, нарушающие исключительное право на патент Российской Федерации N 171946 U1 на полезную модель и взыскании компенсация за нарушение исключительного права на патент в размере 5 000 000 рублей (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 26.05.2021, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанными судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суды нижестоящих инстанций, удовлетворяя исковые требования, неправомерно признали полезную модель по патенту Российской Федерации N 171946 незаконно использованной ответчиком, поскольку в производимых изделиях не используются каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, а проектную документацию суды вообще не исследовали, так как в материалах дела она не содержится, также ответчик указывает на не исследование судами фактических обстоятельств послепользования с его стороны.

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и дополнениях к ней.

Представитель истца в ходе судебного заседания против удовлетворения кассационной жалобы возражали по мотивам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

При рассмотрении спора судами установлено, что истец является патентообладателем полезной модели "Косилка роторная навесная" по патенту Российской Федерации N 171946 с датой начала срока действия 14.11.2016. Формула полезной модели описана как косилка роторная навесная, содержащая раму в виде конструкции из труб с опорными лыжами, прикрепленными к нижней горизонтальной части рамы, а также размещенный в том числе внутри вертикальной рамы и внутри горизонтальной нижней части механизма передачи вращения от мотоблока к режущему аппарату, содержащему два ротора с дисками и ножами, установленными на нижней горизонтальной трубе рамы параллельно горизонтальной плоскости, отличающаяся тем, что трубы рамы образуют незамкнутый по периметру контур из вертикальной и горизонтальной труб, причем параллельно к трусам со стороны, противоположной движению косилки, прикреплен дополнительный элемент из вертикальной и горизонтальной труб, контур которого повторяет контур и размеры рамы.

Действие патента было досрочно прекращено 15.11.2018 из-за неуплаты истцом пошлины за поддержание патента в силе, о чем опубликовано извещение 13.08.2019, и восстановлено с 24.03.2020, что подтверждено уведомлением Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В соответствии со скриншотом страниц сайта akimov-ip.ru по состоянию на 21.09.2020 ответчиком предлагалось к продаже с указанием на собственное производство косилки роторные КРН-800/1 и КРН-800/2 по цене соответственно 10 000 руб. и 11 000 руб. Согласно сайту производителя количество изделий, которые можно приобрести, не ограничено.

Как указано истцом, им приобретен образец изготовленной ответчиком роторной навесной косилки КРН800/2, технические характеристики которой отражены в паспорте (руководстве по эксплуатации). Согласно паспорту данные изделия соответствуют ТУ 28.30.86-001-0082350760-2019, на последней странице паспорта указан ответчик Акимов А.В. в качестве производителя. В подтверждение приобретения вышеуказанного изделия истцом в материалы дела представлен товарный чек от 22.01.2020.

Полагая, что ответчик без предусмотренных законом оснований использует полезную модель, права на которую принадлежат истцу, истец 25.08.2020 направил ответчику претензию о выплате компенсации в сумме 5 000 000 руб.

При рассмотрении дела, удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводам о том, что факт использования соответствующей содержащемуся в патенте описанию полезной модели при производстве ответчиком изделия "Косилка роторная навесная КРН800/2" подтвержден актом экспертизы N 0790100133 от 01.07.2020 эксперта союза "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" Попова И.В. и фактически не оспорен ответчиком, ссылающимся на отсутствие собственной конструкторской документации и использование технической документации истца при его изготовлении.

При этом судом первой инстанции отмечено, что представленными доказательствами подтверждено использование ответчиком полезной модели после возобновления действия патента, а также установлено использование полезной модели в проектной (конструкторской) документации.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Таким образом, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Таким образом, в рассматриваемом случае судам следовало установить, содержится ли в изделие ответчика каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Следовательно, выяснение всех обстоятельств дела и оценка представленных в материалы дела доказательств, входит в компетенцию суда, разрешающего спор по существу, так как определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного вывод судов о том, что факт использования соответствующей содержащемуся в патенте описанию полезной модели при производстве ответчиком изделия "Косилка роторная навесная КРН800/2", не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку не подтверждает нарушение исключительных прав на спорную полезную модель.

В отношении вывода судов первой и апелляционной инстанций об использовании спорной полезной модели в проектной (конструкторской) документации суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что судами сделан вывод об этом без фактического исследования этой документации.

Кроме того, из обжалуемых судебных актов усматривается, что судами указано, на то, что факт использования спорной полезной модели фактически не оспорен ответчиком, ссылающимся на отсутствие собственной конструкторской документации и использование технической документации истца при его изготовлении.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, ответчиком и в отзывах от 28.12.2020 и от 08.03.2021 и в апелляционной жалобе приводились возражения о несогласие с актом экспертизы N 0790100133 от 01.07.2020 и его доказательственной силой.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с заявителем кассационной жалобы в том, что выводы судов первой и апелляционной инстанций в указанной части, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а также приведенным нормам права и разъяснениям суда высшей судебной инстанции.

При этом Суд по интеллектуальным правам поддерживает суды первой и апелляционной инстанций о том, что в соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключения эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем в силу вышеприведенной нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ установление использования в спорном товаре ответчика, а не в руководстве по эксплуатации, каждого признака полезной модели истца, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, имеет принципиально важное значение для правильного разрешение настоящего спора.

Суд по интеллектуальным правам считает обратить внимание, что в связи с прекращением действия патента N 171946 в период с 15.11.2018 по 24.03.2020 в настоящем деле при установлении тождественности технических решений могут быть применены положения статьи 1400 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Право послепользования, так же как и право преждепользования может быть установлено только в отношении тождественного охраняемому изобретению технического решения, начало использования которого приходится на период, в который действие патента было временно прекращено.

Соответственно в случае наличия права послепользования должна быть установлена вся совокупность условий, необходимых для признания ответчика обладателем права послепользования в отношении полезной модели истца, в том числе объем использования полезной модели ответчиком, в пределах которого за ним признается право послепользования.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1400 ГК РФ, объем использования полезной модели является необходимым количественным показателем, определяющим юридические границы права послепользования и составляющим неотъемлемую часть существа этого права. Без определения объема допустимого использования ответчиком полезной модели право послепользования не может считаться установленным.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об обоснованности доводов заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судами вышеприведенных норм материального права, нарушении норм процессуального права, регламентирующих порядок исследования доказательств и содержание судебного решения (постановления), а также о несоответствии выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела, что в соответствии с положениями статей 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного решения и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку для вынесения законного и обоснованного решения необходимо исследование доказательств и установление фактических обстоятельств дела, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит учесть вышеизложенное, устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства, в частности установить содержится ли в изделие ответчика (роторной навесной косилке КРН800/2) каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, суду первой инстанции в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежит распределить расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 26.05.2021 по делу N А79-11246/2020 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021 по тому же делу отменить.

Дело N А79-11246/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.