Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 ноября 2021 г. по делу N СИП-923/2020 Суд отказал в иске о запрете использовать в доменных именах, название программы для ЭВМ и ее модификации, поскольку истец использует в названии программы для ЭВМ обозначение, сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком общества

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 29 ноября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Булгаков Д.А., Мындря Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Степашиной Е.Г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Ильчука Николая Борисовича (Москва, ОГРН 319774600440783) к обществу с ограниченной ответственностью "Кибертайм геймс" (ул. Мамина-Сибиряка, стр. 101, офис 8.19, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075, ОГРН 1176658012992) и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Кибертайм геймс" к индивидуальному предпринимателю Ильчуку Николаю Борисовичу, Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (пр. Березовой Рощи, 2, д. 12, эт. 2, ком. 4, Москва, 125252, ОГРН 1067746613494).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Кибертайм геймс" - Копылов К.В. (по доверенности от 18.11.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ильчук Николай Борисович (далее - Ильчук Н.Б.) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью "Кибертайм геймс" (далее - общество) о запрете использовать в доменных именах zone-reborn.ru, szone-online.net, szone-online.so, szone-online.us, название программы для ЭВМ N 2013617237 "sZone online" и не использовать в наполнении сайтов, расположенных на доменах zonereborn.ru, szone-online.net, szoneonline.so, szoneonline.us, anomaly-zone.ru, программу для ЭВМ N 2013617237 и/или ее модификации.

Иск мотивирован тем, что Ильчук Н.Б. является правообладателем программы для ЭВМ "sZone online". Правообладатель программы разрешения на ее использование третьими лицами не давал, в связи с чем действия общества являются незаконными и подлежат немедленному прекращению.

Нарушение исключительных прав, по мнению правообладателя, выражается в администрировании доменов, включающих в себя название принадлежащего ему произведения, в незаконной модификации (переработке) программы, а также в последующем размещении, то есть доведении до всеобщего сведения результата такой переработки посредством сети Интернет.

Общество обратилось со встречным исковым заявлением, в котором просит запретить Ильчуку Н.Б. использовать в названии программы для ЭВМ обозначение "sZone online", сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 527583; аннулировать (признать недействительным) свидетельство на программу для ЭВМ N 2013617237 в части названия программы для ЭВМ "sZone online".

Встречный иск мотивирован тем, что Ильчук Н.Б. использует в названии программы для ЭВМ обозначение "Zone online", сходное с товарным знаком "sZone online" по свидетельству Российской Федерации N 527583, исключительное право на которое принадлежит обществу. При этом товарный знак обладает более ранней датой приоритета.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ".

К участию в деле в качестве соответчика привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 04.08.2020 дело передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству от общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" поступил отзыв на исковое заявление, в котором оно сообщило, что регистратор доменного имени не использует и не может использовать доменное имя в сети Интернет, единственная его функция заключаются во внесении записи в реестр оператора на основании договора об оказании услуг. Требования должны быть заявлены к администратору доменного имени (обществу).

Роспатент в отзыве указал, что рассматриваемые вопросы не относятся к компетенции Роспатента, в связи с чем он оставляет рассмотрение данных требований на усмотрение суда.

Ильчук Н.Б. в отзыве указывает, что оснований для удовлетворения встречного иска не имеется, поскольку им не используется товарный знак общества. Кроме того истец полагает, что в действиях общества при подаче встречного иска имеются признаки злоупотребления правом.

Определением суда от 18.02.2021 с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний удовлетворено ходатайство о назначении экспертизы, проведение экспертизы поручено эксперту Субботину Алексею Анатольевичу, работающему в обществе с ограниченной ответственностью "Межрегиональный Центр "СпектрЭкспертиза", имеющему высшее образование по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств", свидетельство о праве проведения судебных товароведческих экспертиз и исследований "Промышленных товаров и оборудования" АА N 66, обладающему сертификатом соответствия от 31.08.2020 N 179 по экспертной специальности "21.1 Исследование информационных компьютерных средств" (стаж работы по специальности - 15 лет, в области экспертной работы более 11 лет).

Пред экспертом судом поставлен следующий вопрос: использованы ли в программах для ЭВМ "Zone-reborne", "sZone-online" исходные коды программы для ЭВМ по свидетельству Российской Федерации N 2013617237 или являются программы для ЭВМ "Zone-reborne", "sZone-online" модификацией (переработкой) программы для ЭВМ по свидетельству Российской Федерации N 2013617237?

От Субботина Алексея Анатольевича 06.09.2021 в Суд по интеллектуальным правам поступило экспертное заключение от 23.06.2021 N 107А-21.

Отвечая на поставленный вопрос эксперт указал, что в программах ЭВМ "Zone-rebome", "sZone-online" не использованы исходные коды программы для ЭВМ по свидетельству Российской Федерации N 2013617237, так как "Zone-rebome" является форумом, а программный код разработан компанией "The phpBB Group" и предназначен для общения и обсуждения пользователями интернета определенных тем. Программа для ЭВМ "sZone-online" и представленный код на бумажном носителе является программной доработкой движка "BigWorld" и служит для обработки действий пользователя в графической среде.

После поступления в материалы дела настоящего экспертного заключения эксперта Субботина А.А. ответчик представил свою правовую позицию, в которой согласился с выводом эксперта, а также просил суд отказать в удовлетворении первоначального иска и удовлетворить встречный иск.

Ильчук Н.Б. своей позиции относительно заключения эксперта не выразил.

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы, изложенные во встречном исковом заявлении, просил отказать в удовлетворении первоначального иска и удовлетворить встречный иск.

Ильчук Н.Б., общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения иска, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного разбирательства в их отсутствие.

При рассмотрении спора суд исходит из следующего.

Ильчук Н.Б. является правообладателем компьютерной программы "sZone online", зарегистрированной в Реестре программ для ЭВМ 06.08.2013 (дата подачи заявки 11.04.2013) под N 2013612957.

В июле 2019 года правообладателю стало известно об использовании принадлежащей ему программы на сайтах, расположенных на доменах zone-rebom.ru, szone-online.net, szone-online.so, szone-online.us.

Регистратором указанных доменов является общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ".

Согласно ответу общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" администратором доменных имен zone-reborn.ru, szone-online.net, anomaly-zone.ru является общество, а доменные имена szoneonline.so и szone-online.us не зарегистрированы и доступны для регистрации любым пользователем.

Ильчук Н.Б., полагая, что обществом нарушены его исключительные права на программу для ЭВМ, зарегистрированную под N 2013612957, что выражается в администрировании доменов, включающих в себя название принадлежащего ему произведения, в незаконной модификации (переработке) программы, а также в последующем размещении, то есть доведении до всеобщего сведения результата такой переработки посредством сети Интернет, обратился в суд с настоящим иском.

Общество в свою очередь является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 527583, зарегистрированного 25.11.2014 (приоритет от 12.02.2013).

Общество полагая, что Ильчук Н.Б. использует в названии программы для ЭВМ обозначение "Zone online", сходное с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит обществу, обратилось в суд со встречным иском о запрете использования в названии программы для ЭВМ обозначение сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 527583 и об аннулировании свидетельства на программу для ЭВМ N 2013617237 в части названия программы.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи, оценив доводы сторон и выводы экспертного заключения, суд пришел к выводу о том, что первоначальный и встречный иск подлежат оставлению без удовлетворения в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к объектам авторских прав относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (статья 1261 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В соответствии с положениями статьи 1299 ГК РФ техническими средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения.

В отношении произведений не допускается: 1) осуществление без разрешения автора или иного правообладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав; 2) изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав.

Как было указанно ранее, программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Следовательно, любая программа для ЭВМ имеет конкретную цель и выполняет определенные функции. Набор данных и команд, составляющих программу для ЭВМ, прямо обусловлены целями и функциями программы. Сходство целей и функций двух программ для ЭВМ говорит о том, что их работа на ЭВМ или других компьютерных устройствах позволяет получить сходный результат и для его получения выполняются сходные команды. Поэтому соответствие (сходство) целей и функций одной программы для ЭВМ целям и функциям другой программы для ЭВМ не может само по себе служить основанием для выводов об их тождественности.

Главным критерием тождественности является установленный факт идентичности исходного текста (исходного кода) программы.

С учетом изложенного Ильчук Н.Б., обращаясь с иском в суд, должен был представить надлежащие доказательства, подтверждающие факт использования ответчиком исключительного права, в защиту которого предъявлен иск (в частности, переработки принадлежащей ему программы для ЭВМ).

Как указано в статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.

Исследовав представленные в дело доказательства, оценив их по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом выводов, изложенных в заключении эксперта от 23.06.2021 N 107А-21, суд приходит к выводу, что истец не доказал использования обществом в наполнении сайтов, расположенных на доменах zonereborn.ru, szone-online.net, szoneonline.so, szoneonline.us, anomaly-zone.ru, исходного кода программы для ЭВМ по свидетельству Российской Федерации N 2013617237, либо его модификации.

С учетом изложенного, в удовлетворении требования Ильчука Н.Б. о запрете обществу использовать в наполнении сайтов, расположенных на доменах zone-reborn.ru, szone-online.net, szone-online.so, szone-online.us, anomaly-zone.ru, программы для ЭВМ N 2013617237 и/или ее модификации, следует отказать.

В части требования о запрете использовать в доменных именах zone-reborn.ru, szone-online.net, szone-online.so, szone-online.us, названия программы для ЭВМ N 2013617237 "sZone online", суд считает необходимым указать следующее.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Общество является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 527583, зарегистрированного 25.11.2014 (приоритет от 12.02.2013). Комбинированный товарный знак включат в себя, в том числе словесный элемент "sZoneOnline", выполненный латинскими буквами. Правовая охрана товарному знаку представлена, в том числе в отношении услуг 42-ог класса "анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов в области интерактивных игр; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При указанных обстоятельствах, суд полагает, что в вышеназванных доменных именах общество использует словесный элемент принадлежащего ему товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 1483 ГК РФ, что является правомерным способ использования и правообладателю товарного знака не может быть запрещено использовать принадлежащий ему товарный знак пока правовая охрана данного товарного знака действует.

С учетом изложенного в удовлетворении первоначального иска следует отказать в полном объеме.

Рассмотрев встречное требование общества о запрете Ильчуку Н.Б. использовать в названии программы для ЭВМ обозначение "sZone online", сходное до степени смешения с товарным знаком "sZoneOnline" по свидетельству N 527583 и об аннулировании свидетельства на программу для ЭВМ N 2013617237 в части названия программы для ЭВМ "sZone online", суд считает необходимым исходить из следующего.

В обоснование заявленного требования общество ссылается на положения статей 1229, 1484, 1515 ГК РФ и мотивирует их тем, что Ильчук Н.Б. использует в названии программы для ЭВМ обозначение "Zone online", сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 527583, право на которое принадлежит обществу.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, и предусматривает исследование вопроса о сходстве двух средств индивидуализации, возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, а также исследование видов оказываемой деятельности.

Между тем, программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (статья 1261 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав, которые охраняются как литературные произведения.

Таким образом, названные обстоятельства позволяют суду констатировать об отсутствии конкуренции дат приоритета между средством индивидуализации общества (товарным знаком) и произведением истца (программой для ЭВМ), что является основанием для отказа в удовлетворении требования общества о запрете Ильчуку Н.Б. использовать в названии программы для ЭВМ обозначение "sZone online", сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 527583.

В соответствии пунктом 1 статьи 1266 ГК РФ не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то не было пояснениями (право на неприкосновенность произведения).

Учитывая, что название произведения, является частью произведения, никто не вправе обязать автора переименовать свое произведение, а соответственно общество не вправе требовать обязать Роспатент как ответчика аннулировать (признать недействительным) свидетельство на программу для ЭВМ N 2013617237 в части названия программы для ЭВМ "sZone online".

При указанных обстоятельствах, встречные исковые требования общества также подлежат оставлению без удовлетворения.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу первоначального иска в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Ильчука Н.Б., а за встречный иск - на общество.

Аналогичным образом подлежат отнесению на истца его расходы, связанные с проведением судебной экспертизы.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Ильчука Николая Борисовича и общества с ограниченной ответственностью "Кибертайм геймс" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря