Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 октября 2021 г. № 309-ЭС21-12265 по делу № А50-908/2020 Дело о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, передано на новое рассмотрение, поскольку судами не учтено, что заявитель просил взыскать определенную произвольно компенсацию (без представления доказательств)

Резолютивная часть определения объявлена 19 октября 2021 г.

Полный текст определения изготовлен 26 октября 2021 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Попова В.В., Поповой Г.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Муравей+» на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2021 по делу Арбитражного суда Пермского края № А50-908/2020,

при участии в судебном заседании в режиме веб-конференции (онлайн-заседание) индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича и представителя общества с ограниченной ответственностью «Муравей+» Шихова Е.Ю. (доверенность от 03.03.2021),

установила:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Пермского края с исковыми требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Муравей+» (далее - общество) о взыскании 800 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 543558, о признании незаконным использования обществом обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 543558, в том числе в фирменном наименовании.

Решением суда первой инстанции от 19.06.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением апелляционного суда от 21.01.2021, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции от 29.04.2021, решение суда отменено, с общества в пользу предпринимателя взыскано 800 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим предпринимателю товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 543558, распределены судебные расходы.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество, ссылаясь на существенное нарушение судами апелляционной и кассационной инстанций норм материального и процессуального права, просит отменить обжалуемые постановления, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Определением от 09.09.2021 судьи Верховного Суда Российской Федерации жалоба общества вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы, а предприниматель возражал против доводов жалобы, ссылаясь на отсутствие оснований для ее удовлетворения.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 АПК РФ).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителя общества и предпринимателя, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве предпринимателя на нее, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1477 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Как следует из материалов дела, предприниматель на основании договора об отчуждении исключительного права от 25.05.2015 № РД0173793 является правообладателем знака обслуживания (товарного знака) «МУРАВЕЙ» по свидетельству Российской Федерации № 543558 (далее - знак обслуживания № 543558) с приоритетом от 29.11.1999, зарегистрированного в отношении услуги «реализация товаров» 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Исковые требования предпринимателя мотивированы незаконным использованием обществом при оказании услуг (реализации товаров) обозначения «МУРАВЕЙ», сходного до степени смешения со знаком обслуживания № 543558, в фирменном наименовании и в качестве названия магазина, расположенного по адресу: город Пермь, поселок Новые Ляды, улица Крылова, 49, в отсутствие соответствующего согласия правообладателя.

Отменяя решение суда первой инстанции, отказавшего в иске, суд апелляционной инстанции сослался на статьи 1229, 1252, 1270, 1477, 1484, 1486, 1515 ГК РФ и разъяснения, изложенные в пунктах 59, 61, 154, 156, 162, 174 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 10).

Суд апелляционной инстанции, сделав вывод о незаконном использовании обществом обозначения «МУРАВЕЙ», сходного до степени смешения со знаком обслуживания № 543558, в своей деятельности при оказании услуги «реализация товаров» 42 класса МКТУ в отсутствие согласия правообладателя, взыскал компенсацию в заявленном размере.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Между тем судами не учтено следующее.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг, на документации, в объявлениях, на вывесках и в рекламе (подпункты 2, 3, 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133/11, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на вывесках при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Общество, оспаривая иск предпринимателя, указывало на использование на вывеске магазина обозначения «МУРАВЕЙ» не как самостоятельного отдельного обозначения, относящегося к товарам и услугам, а в качестве составной части своего фирменного наименования, а также ссылалось на осуществление им деятельности в ином регионе, на отчуждение исключительного права на знак обслуживания предпринимателю позднее регистрации фирменного наименования, отсутствие введения в заблуждение потребителей ввиду неиспользования предпринимателем и лицензиатами знака обслуживания № 543558 в Пермском крае.

Граждане и юридические лица в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить выбор способа защиты нарушенного права по своему усмотрению, однако избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

В силу пункта 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными данным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предъявляя рассматриваемый иск, предприниматель просил признать незаконным использование обществом в фирменном наименовании сходного со знаком обслуживания № 543558 обозначения и взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него.

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью «Муравей+» зарегистрировано 18.01.2012.

Пунктом 6 (абзацы 1, 3) статьи 1252 ГК РФ определено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном данным Кодексом, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 985/10, указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Суд апелляционной инстанции вопреки требованиям положений статей 65, 66, 168, 169, 170 АПК РФ не выяснял, просит ли предприниматель, предъявляя требование о признании  незаконным использования обществом сходного со знаком обслуживания № 543558 обозначения в фирменном наименовании, запрета использования обществом фирменного наименования, не определил правовую квалификацию заявленного требования и не отразил в резолютивной части постановления результат рассмотрения данного требования предпринимателя.

При этом, указав лишь на преимущество знака обслуживания № 543558 ввиду более раннего возникновения исключительного права на него, суд апелляционной инстанции не исследовал и не установил возможность введения в заблуждение потребителей сходными средствами индивидуализации (принадлежащим предпринимателю знаком обслуживания и фирменным наименованием общества) относительно того, какое лицо оказывает им услуги с использованием обозначения «МУРАВЕЙ», в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1252 ГК РФ и правовым подходом, отраженным в  постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 985/10.

Судом апелляционной инстанции не исследовались также вопросы о том, требует ли предприниматель признать незаконным использования фирменного наименования во всех видах деятельности общества или лишь в определенных видах деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и при осуществлении которых под этим фирменным наименованием создается конкуренция со знаком обслуживания.

Согласно выводам, изложенным в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.06.2019 № 1522-О, от 29.09.2020 № 2274-О, содержащиеся в положениях статьи 168 АПК РФ предписания, обязывающие арбитражный суд при принятии решения оценивать доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определять, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены, какие законы и иные нормативные акты следует применить по данному делу, устанавливать права и обязанности лиц, участвующих в деле, решать, подлежит ли иск удовлетворению, будучи направленными на обеспечение принятия арбитражным судом законного и обоснованного решения, являются процессуальной гарантией права на судебную защиту.

Таким образом, заявленное предпринимателем требование о признании незаконным использования обществом обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания № 543558, в фирменном наименовании  по существу не рассмотрено, доводы общества в этой части не оценены, результат рассмотрения данного требования в резолютивной части постановления не отражен.

Несмотря на то, что общество указывало на допущенное нарушение норм процессуального и материального права в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции не устранил допущенный судом апелляционной инстанции пробел при рассмотрении заявленных предпринимателем требований.

Суды апелляционной и кассационной инстанций не учли, что разрешение требования в этой части являлось предопределяющим для признания факта нарушения исключительного права предпринимателя и взыскания компенсации, поскольку при недоказанности факта правонарушения компенсация взысканию не подлежит (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ, пункт 59 постановления Пленума № 10).

Вместе с тем Судебная коллегия считает необходимым отметить, что выводы суда апелляционной инстанции в части удовлетворения требования предпринимателя о взыскании компенсации также не соответствуют положениям статей 1252, 1515 ГК РФ и разъяснениям, изложенным в пунктах 59, 61, 62 постановления Пленума № 10.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрен расчет компенсации двумя способами, в равной мере применимыми при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе по собственному усмотрению требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 № 3602/11, от 02.04.2013 № 16449/12).

Мотивируя тем, что выручка общества в размере 36 000 000 руб. составляет объем осуществления обществом деятельности при незаконном  использовании обозначения «МУРАВЕЙ» и определяет стоимость оказанных услуг, предприниматель просил в отношении 50% объема деятельности общества взыскать компенсацию в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, а в отношении 50% объема деятельности общества - в двукратном размере стоимости оказанных обществом услуг по реализации товаров, снизив размер компенсации до 800 000 руб.

Взыскивая компенсацию в заявленном размере с учетом самостоятельного снижения предпринимателем размера компенсации до 800 000 руб., суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд кассационной инстанции, признал обоснованным представленный  предпринимателем расчет и указал на то, что обществом не опровергнуты сведения об объеме оказанных услуг и правильность расчета компенсации, доказательств в подтверждение доводов о необоснованности размера компенсации и чрезмерности не представлено.

Однако судами не учтено, что предприниматель просил взыскать определенную произвольно компенсацию (без представления подтверждающих указанные им сведения доказательств) со ссылкой одновременно на два способа расчета: в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, что противоречит положениям данной статьи, разъяснениям, приведенным в пункте 59 постановления Пленума № 10, о том, что при заявлении требования о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Судебная коллегия считает, что при рассмотрении дела судами были допущены существенные нарушения норм материального права и процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов, в связи с чем в соответствии с частью 1 статьи 291.11 АПК РФ принятые судебные акты подлежат отмене.

Поскольку суд первой инстанции, отказывая в иске, сделал вывод об отсутствии у предпринимателя нарушенного права без исследования юридических значимых обстоятельств, изложенных в настоящем определении, дело подлежит направлению на новое рассмотрение по существу в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установив фактические обстоятельства дела, учитывая  доводы лиц, участвующих в деле, правильно применив нормы материального и процессуального  права, разрешить спор.

Руководствуясь статьями 176, 291.11-291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Арбитражного суда Пермского края от 19.06.2020, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2021 по делу № А50-908/2020 отменить.

Дело № А50-908/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.