Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2021 г. N С01-1057/2021 по делу N А40-199317/2020 Дело о взыскании штрафа за нарушение лицензионного договора передано на новое рассмотрение, поскольку суды не дали оценки доводам истца о том, что известность ответчику какой-либо иной информации о способах приготовления и испытания продукции сама по себе не исключает наличие между сторонами спора договорных отношений и нарушение договорных обязательств

Суд по интеллектуальным правам в составе судьи Мындря Д.И., рассмотрев в судебном заседании, проводимом в соответствии с частью 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон, кассационную жалобу федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ул. Радио, д. 17, Москва, 105005, ОГРН 1027739045399) на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2020 по делу N А40-199317/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2021 по тому же делу, принятые в порядке упрощенного производства

по исковому заявлению федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"

к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Техполиком" (Андроновское шоссе, д. 26, стр. 3, Москва, 111024, ОГРН 1027700504413) о взыскании штрафа по лицензионному договору

и приложенными к жалобе документами,

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (далее - предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Техполиком" (далее - общество) о взыскании штрафа в размере 100 000 рублей за нарушение пункта 7.3 лицензионного договора от 16.11.2017 N 1258-17-19.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2021, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, предприятие обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на незаконность и необоснованность вынесенных судебных актов, просит решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование доводов о незаконности обжалуемых судебных актов заявитель кассационной жалобы указывает на то, что выводы судов о незаключенности лицензионного договора, сделанные при наличии доказательств его исполнения сторонами и без исследования соответствующих возражений истца, противоречат положениям пункта 3 статьи 432, пункта 3 статьи 1237, пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) с учетом их официальных разъяснений высшей судебной инстанцией и нарушают нормы процессуального права.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами не принято во внимание, что нормативно-техническая документация, содержащая сведения о ноу-хау, передана истцом ответчику по акту, являющемуся неотъемлемой частью лицензионного договора.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, судами в нарушение положений пункта 3 статьи 166, статьи 181 ГК РФ не принято во внимание, что заявление ответчика о недействительности лицензионного договора сделано за пределами срока исковой давности.

В дополнении к кассационной жалобе, представленном 30.06.2021 с приложением доказательства направления его в адрес ответчика, предприятие также указывает на незаконность вывода судов о недействительности лицензионного договора на основании неопределенности его предмета в отношении лишь одного из 17 переданных объектов, а также приводит примеры из судебной практики.

Кроме того, предприятие указывает, что суд первой инстанции не создал условия для полного и всестороннего рассмотрения спора, отказав в удовлетворении ходатайства истца о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, мотивированного необходимостью представления в судебное заседание документов, составляющих коммерческую тайну, имеющих существенное значение для вынесения законного судебного акта.

Обществом представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно указывает на законность вынесенных по делу судебных актов и просит оставить их без изменения, отказав в удовлетворении кассационной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении кассационной жалобы предприятия суд не усматривает. В силу части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу предприятия, проверив в порядке статей 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 N 26 "О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, между предприятием (лицензиар) и обществом (лицензиат) заключен лицензионный договор от 16.11.2017 N 1258-17-19. В соответствии с пунктом 2.1 договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, предусмотренное условиями раздела 5 договора, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование секретов производства (ноу-хау), содержащихся в технической документации для производства продукции по лицензии на территории 1 и реализации ее на территории 2.

В соответствии с пунктом 1 договора в качестве "продукции по лицензии" согласованы клеи марок ВК-36 и его модификации, ВКР-16-1М. ВК-11, ВКР-24, ВК-27, ВК-9, ВКВ-9, ВК-45, ВК-50, ВКР-16, ВКР-7, Кр-6-18, Кр-5-18, Кр-5-18р, ВКП-2. ВКВ-27, грунт ЭП-0234.

В соответствии с пунктом 1.3 договора "технической документацией" является нормативно-технологическая документация - ПИ 1.2А. 145-99 "Приготовление, испытание и применение клея ВК-27" (включая приложение А к изменению N 6), ПИ 1.2А.526-99 "Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9" (включая приложение А к изменению N 2), ПИ 1.2А.544-2000 "Приготовление, испытание и применение вспенивающегося клея ВКВ-9" (включая приложение А к изменению N 1), ПИ 1.2.031-2004 "Характеристика и применение резиновых клеев" (включая приложение А к изменению N 1), ПИ 1.2.592-2002 "Приготовление и применение клея ВКР-24" (включая приложение А к изменению N 1), ПИ 1.2.427-2002 "Приготовление, испытание и применение клеев ВКП-2 и ВКП-2А" (включая приложение А к изменению N 1), ПИ 1.2А.545-2000 "Приготовление, испытание и применение вспенивающегося клея ВКВ-27 холодного отверждения" (включая приложение А к изменению N 2), содержащая секреты производства (ноу-хау), а также ПИ 1.2А.390-88 "Приготовление и применение клея ВК-45", ПИ 1.2А.407-88 "Приклеивание декоративно-облицовочных материалов" необходимые для производства продукции по лицензии.

В соответствии с пунктами 1.7, 1.8 договора под "территорией 1" стороны понимают территорию ООО НПФ "Техполиком", на которой лицензиату предоставляется право производить продукцию по лицензии; под "территорией 2" - территорию Российской Федерации, на которой лицензиату предоставляется право реализовывать продукцию по лицензии.

Согласно пункту 7.3 договора в случае использования лицензиатом секрета производства (ноу-хау), содержащегося в технической документации, способом, не предусмотренным договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных договором, лицензиат обязуется выплатить лицензиару штраф в размере 100% суммы роялти текущего периода или штраф в размере 100 000 рублей (по выбору лицензиара), а также возместить причиненные убытки.

Предприятие, обращаясь в суд с требованием, рассматриваемым в настоящем деле, ссылалось на то, что предоставило ответчику на срок два года (с 16.11.2017 по 17.11.2019) неисключительную лицензию на использование секретов производства (ноу-хау), содержащихся в технической документации для производства продукции по лицензии на территории 1 и реализации ее на территории 2. При этом после окончания срока действия договора и в нарушение его условий ответчик занимается производством клея марки ВК-9, о чем свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте информационной системы в сфере закупок в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", а именно - заявки на участие в торгах, организаторами которых являются ПАО "Салют", а также ПАО "Казанский вертолетный завод".

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1235, 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями высшей судебной инстанции и исходил из недоказанности существования секрета производства, в защиту прав на который заявлен иск. Суд также указал, что лицензионный договор не позволяет конкретизировать предмет договора как результат интеллектуальной деятельности, не содержит указания на автора секрета производства (ноу-хау) и/или правообладателя. Довод истца о том, что ответчиком пропущен срок исковой давности по возражению о признании договора недействительной сделкой, судом отклонен как основанный на неверном толковании норм права. Суд указал, что истец не является правообладателем в отношении изобретения Клей ВК-9, в отношении ноу-хау, содержащегося в "ПИ 1.2.А.526-99 "Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК9", кроме того, отсутствуют доказательства введения режима коммерческой тайны, в связи с чем истец не вправе распоряжаться исключительным правом в отношении него; доказательств использования секрета производства (ноу-хау), содержащегося в "ПИ 1.2.А.526-99 "Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9" (включая приложение А к изменению N 2), ответчиком и невозможности изготовления клея ВК-9 в его отсутствие истцом не представлено, при этом ответчиком представлены документы, являющиеся основаниями для использования способа приготовления и испытания эпоксидного клея ВК-9.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы ответчика, и оставил решение без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к следующим выводам.

В отношении аргумента предприятия о необоснованности отказа в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела в порядке общего искового производства суд кассационной инстанции отмечает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 226 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства дела рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными главой 29 этого Кодекса.

Категории дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, установлены частями 1 и 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 18.04.2017), при принятии искового заявления (заявления) к производству суд решает вопрос о том, относится ли дело к категориям дел, указанным в частях 1 и 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Если по формальным признакам дело относится к категориям дел, названным в частях 1 и 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то оно должно быть рассмотрено в порядке упрощенного производства, о чем указывается в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству.

Согласие сторон на рассмотрение данного дела в таком порядке не требуется.

Предприятие не оспаривает то обстоятельство, что настоящее дело относится к категории дел, рассматриваемых по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы заявителя кассационной жалобы основаны на несогласии с рассмотрением судом первой инстанции дела в упрощенном порядке с учетом его конкретных обстоятельств и с отклонением ходатайства предприятия о рассмотрении дела в порядке общего искового производства.

Частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным названной главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что: 1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; 2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце шестом пункта 9 постановления от 18.04.2017, в случае необходимости выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказательств суд вправе вынести определение о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

В пункте 31 того же постановления разъясняется, что переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, осуществляется судом по своей инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, при наличии оснований, предусмотренных частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, должно содержаться обоснование вывода суда о невозможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Исходя из изложенных норм права и разъяснений высшей судебной инстанции, переход к рассмотрению дела из упрощенного производства в общий порядок совершается судом в случае, если он придет к выводу об объективной необходимости рассмотрения дела в порядке общего искового производства, в частности, если сочтет выяснение дополнительных обстоятельств или исследование дополнительных доказательств объективно необходимым.

При этом выявление или невыявление обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу, и осуществляется им на основании анализа совокупности имеющихся в материалах дела доказательств и оценки принципиальной возможности правильного разрешения спора без выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказательств.

Предприятие, обращаясь с ходатайством о рассмотрении дела в общем порядке, указывало, что Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. N 465-рс оно внесено в Перечень особо режимных объектов. Во исполнение лицензионного договора N 1258-17-19 от 16.11.2017 по акту сдачи-приемки ответчику была передана техническая документация, в отношении которой установлен режим "коммерческой тайны" согласно приказу N 134 от 11.03.2013 в отношении технической документации ПИ 1,2А.526-99 "Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9", а именно - в отношении приложения А к изменению N 2 установлен режим ограниченного использования "коммерческой тайны". В связи с этим истец полагал, что документы, необходимые для правильного рассмотрения дела, могут быть представлены в суд для ознакомления только очно, т.е. в судебное заседание по общим правилам искового производства.

Из указанных доводов следует, что истец в суде первой инстанции был намерен доказать свои доводы о нарушении исключительного права, раскрыв сущность сведений, о нарушении прав на которые заявлено в иске. При этом, как заявлял истец, указанные дополнительные доказательства в силу режима ограниченного использования не могут быть направлены в суд через общедоступный ресурс "Мой арбитр".

Суд первой инстанции указал, что в данном случае основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленные частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствуют; само по себе заявление о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства таким основанием не является.

При этом основанием отказа в иске явились в том числе обстоятельства отсутствия в лицензионном договоре описания материального носителя, на котором зафиксирована информация, составляющая секрет производства (ноу-хау); отсутствие указаний на то, какие именно сведения, полученные от истца после подписания лицензионного договора, составляют секрет производства (ноу-хау); отсутствие технической документации, позволяющей определить содержание и объем секрета производства (ноу-хау); отсутствие указаний на то, какие сведения и на каком основании лицензиар считает секретом производства (ноу-хау); отсутствие сведений об объеме и характере информации, входящей в "ПИ 1.2.А.526-99 "Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9", включая приложение А к изменению N 2, и подлежащей передаче ответчику.

Таким образом, судами при рассмотрении настоящего спора наличие и содержание указанных сведений было признано существенным для результатов его рассмотрения.

Исходя из этого, отклонение судом первой инстанции ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, при рассмотрении которого истец был намерен раскрыть информацию, которой был придан режим коммерческой тайны, и пояснить сущность объекта исключительного права, в защиту которого заявлен иск, не может быть признано обоснованным.

Согласно статье 1465 ГК РФ секрет производства (ноу-хау) - это результат интеллектуальной деятельности, имеющий действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ только правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", при рассмотрении дела о взыскании по договору суд должен оценить договор на предмет заключенности независимо от наличия возражений или встречного иска.

В подпункте 1 пункта 6 статьи 1235 ГК РФ указано, что лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 - 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Суды указали, что истцом не представлена информация о том, какие именно сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), и в каком объеме были использованы ответчиком при производстве клея ВК-9 после прекращения лицензионного договора.

При этом установлено также, что порядок передачи лицензиаром лицензиату результатов интеллектуальной деятельности в виде секрета производства (ноу-хау) установлен пунктом 3.1 договора и сопровождается актом сдачи-приемки технической документации (пункт 3.2 договора).

В материалы дела был представлен акт от 15.12.2017, на который истец ссылался в подтверждение передачи прав по договору, составление которого ответчик не отрицал и который не получил оценки судов.

В связи с этим вывод судов о том, что документального подтверждения передачи результатов интеллектуальной деятельности, составляющих секрет производства (ноу-хау), правообладателем которого является истец, в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 договора, в материалы дела не представлено, сделан без оценки имеющихся в деле доказательств.

Согласно пункту 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Согласно пункту 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

В силу пункта 5 статьи 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим полагаться на действительность сделки.

Как указано в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Суды первой и апелляционной инстанции указали, что лицензионный договор не позволяет конкретизировать предмет договора как результат интеллектуальной деятельности, не содержит указания на автора секрета производства (ноу-хау) и/или правообладателя.

Между тем вывод судов о незаключенности лицензионного договора ввиду недостижения существенного условия о его предмете сделан без учета установленных судами обстоятельств передачи объектов договора по акту, без оценки доводов истца о выплате лицензионного вознаграждения по договору, без обязательной в силу вышеизложенных положений оценки добросовестности возражения о незаключенности договора и в отсутствие в деле сведений о неясности условий договора или объекта переданных прав в период его действия. Кроме того, указанный вывод, касающийся договора в целом, сделан без оценки доводов истца о том, что в предмет договора включен широкий перечень объектов, споров по которым не возникало.

Выводы судов о том, что истец ввел режим коммерческой тайны в отношении изобретения "Клей ВК-9", известного третьим лицам, находящегося в свободном доступе и не созданного им, не может быть признан основанным на полном установлении имеющих значение для дела обстоятельств с учетом отсутствия в данном деле установления сущности и объема исключительного права истца и существа спора, вытекающего из нарушения договорных обязательств.

Кроме того, из лицензионного договора следует, что по нему, в том числе передавались права на секрет производства "Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9"; из содержания иска не следует, что он заявлен о нарушении исключительного права на изобретение "Клей ВК-9".

В такой ситуации судам, установив существо объекта исключительного права, в защиту которого был заявлен иск, необходимо было дать оценку как доводам ответчика о том, что им после истечения срока действия договора при производстве клея ВК-9 использовался иной объект прав, отличный от полученного от истца по договору, так и доводам истца о том, что известность ответчику какой-либо иной информации о способах приготовления и испытания эпоксидного клея ВК-9 сама по себе не исключает наличие между сторонами спора договорных отношений и нарушение договорных обязательств.

При этом учитывая, что ответчик по материалам дела не отрицает саму передачу ему документации, на которую ссылается истец, ссылаясь лишь на незаключенность и недействительность договора, бремя доказывания того обстоятельства, что после истечения срока действия договора им указанная истцом информация не используется, возлагается на него.

Выводы судов о том, что истец обосновывает свои исковые требования, ссылаясь на подпункт 12 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ, пункт 1 статьи 1229 ГК РФ, статью 1233 ГК РФ, то есть таким образом, как если бы он был правообладателем клея ВК-9, также не следуют из материалов дела, согласно которым истец, ссылаясь в том числе на положения статей 309, 310 ГК РФ и нарушение условий договора, просит взыскать договорную неустойку, то есть ссылается на нормы обязательственного права, а не на нарушение исключительного права на изобретение.

Указывая на то, что доказательства введения режима коммерческой тайны в отношении ноу-хау, содержащегося в "ПИ 1.2.А.526-99 "Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК9", в материалах дела отсутствуют, суды не дали оценку представленному истцом приказу N 134 от 11.03.2013 и его доводам о том, что раскрытие более полной информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках рассмотрения дела в порядке упрощенного производства он считает невозможным.

Таким образом, доводы заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, нарушении норм процессуального права и несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела являются обоснованными.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных в части 1 настоящей статьи решений и постановлений являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Вышеуказанные допущенные судами отступления от правил определения фактических обстоятельств по данной категории споров, имеющих важное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права являются в силу пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 2 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации существенными нарушениями, которые повлияли на исход дела, поскольку не позволили осуществить его полное и всестороннее рассмотрение, и без их устранения невозможно восстановление и защита прав и законных интересов, в защиту которых обратился истец, что является основанием для отмены вынесенных по делу судебного решения и постановления апелляционного суда.

Поскольку для правильного разрешения спора требуется оценка доказательств, которые не были надлежащим образом исследованы судами при рассмотрении спора, установление на основании таких доказательств фактических обстоятельств дела, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении спора суду первой инстанции с учетом вышеизложенного необходимо принять меры к установлению обстоятельств, имеющих значение для правильного его разрешения, дать оценку доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, и принять законный и обоснованный судебный акт.

Выводы, содержащиеся в настоящем постановлении, не предрешают результат рассмотрения спора, а указывают на необходимость его разрешения с соблюдением норм материального и процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции также необходимо распределить судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2020 по делу N А40-199317/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Д.И. Мындря