Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2021 г. по делу N СИП-1020/2020 Суд отказал в иске о признании исключительного права на патент и признании недействительным патента, поскольку из условий соглашения о вознаграждении за служебное изобретение следует однозначный вывод о том, что стороны данного соглашения воспринимали техническое решение как служебное изобретение, следовательно, исключительное право на это изобретение принадлежит работодателю

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 июля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 22 июля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Сметанко Надежды Игоревны (пос. Селятино, Московская обл.) к федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования "Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники" Министерства обороны Российской Федерации (Советский просп., д. 126, г. Череповец, Вологодская обл., 162622, ОГРН 1023501267899)

об установлении патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Луганская Галина Иванова (г. Череповец, Вологодская область) и Балунин Евгений Иванович (г. Череповец, Вологодская область).

В предварительном судебном заседании принял участие представитель Сметанко Надежды Игоревны - Снурницын И.И. (по доверенности от 06.03.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Сметанко Надежда Игоревна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования "Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники" Министерства обороны Российской Федерации (далее - учреждение) со следующими требованиями:

о признании исключительного права на патент Российской Федерации N 2257666 на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции" (Международная патентная классификация H03D 5/00 (2000.01) G01R 19/175 (2000.01)) за Сметанко Н.И.;

о признании недействительным патента Российской Федерации N 2257666 на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции" в части указания в качестве патентообладателя учреждения и неуказания в качестве надлежащего патентообладателя Филимонова Бориса Киреевича;

об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) выдать новый патент на спорный объект интеллектуальной собственности с учетом изменений, указанных в исковых требованиях (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент, Луганская Галина Иванова и Балунин Евгений Иванович.

В обоснование исковых требований Сметанко Н.И. указывает на то, что она является наследником умершего 23.09.2014 автора изобретения по спорному патенту Филимонова Б.К. При этом Сметанко Н.И. отмечает, что в состав наследственного имущества не было включено исключительное право на указанное изобретение.

По мнению истца, указание учреждения в качестве патентообладателя изобретения "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции" является неправомерным, а действительным патентообладателем является Филимонов Б.К. как автор этого изобретения.

В представленном отзыве на исковое заявление учреждение ссылается на необоснованность доводов Сметанко Н.И., поскольку патент Российской Федерации N 2257666 выдан на служебное изобретение, а его действие досрочно прекращено 06.12.2010 из-за неуплаты в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.

Учреждение отмечает, что досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находилось охраняемое техническое решение, на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента, что соответствует изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.02.2011 N 46-В10-31 правовой позиции.

По утверждению учреждения, Филимонов Б.К. наряду с другими авторами изобретения по спорному патенту в период создания изобретения являлся работником учреждения, а именно - преподавателем кафедры N 5.

Учреждение обращает внимание на то, что 22.09.2003 работниками кафедры N 5 Филимоновым Б.К., Луганской Г.И. и Балуниным Е.И. был подан рапорт, в котором сообщалось о создании в результате научной работы по тематике кафедры технического решения "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции", имеющего признаки патентоспособности.

Учреждение также указывает на заключение им 23.01.2004 с авторами изобретения соглашения о вознаграждении за служебное изобретение, в котором зафиксировано, что изобретение создано авторами в связи исполнением ими служебных обязанностей, право на получение патента принадлежит учреждению и не будет оспариваться авторами.

В связи с этим учреждение просит отказать в удовлетворении иска.

Роспатентом представлен отзыв на исковое заявление, в котором он сообщает о своей незаинтересованности в исходе спора.

Балуниным Е.И. представлено заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении исковых требований.

Луганской Г.И. отзыв на исковое заявление не представлен.

В судебном заседании представитель Сметанко Н.И. поддержал заявленные исковые требования.

Учреждение, Роспатент, Балунин Е.И. и Луганская Г.И., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда первой инстанции не явились, явку своих представителей не обеспечили, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Вместе с тем ранее от Роспатента и Балунина Е.И. поступили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2257666 на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции" был выдан по заявке N 2003135566 с приоритетом от 05.12.2003, установленным по дате подачи названной заявки, с указанием в нем в качестве авторов изобретения Филимонова Б.К., Луганской Г.И. и Балунина Е.И., а в качестве патентообладателя - учреждения.

Считая патент Российской Федерации N 2257666 на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции" недействительным в части неуказания в нем в качестве патентообладателя Филимонова Б.К. и указания в качестве патентообладателя учреждения, Сметанко Н.И. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзывах на него, письменном заявлении, заслушав мнение представителя истца, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности по правилам, установленным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

В пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу соответствующего патента.

С учетом даты подачи заявки N 2003135566 на выдачу спорного патента (05.12.2003) к спорным правоотношениям подлежат применению нормы Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон) в редакции, действовавшей на дату подачи заявки.

В силу пункта 1 статьи 7 Патентного закона автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

На основании пункта 1 статьи 8 Патентного закона патент выдается:

автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца;

работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 этой статьи;

правопреемникам указанных лиц.

Пунктом 2 статьи 8 Патентного закона предусмотрено, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между работником (автором) и работодателем. В случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 29 Патентного закона патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Законом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Законом.

В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 этого Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Абзацем третьим пункта 2 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым этого пункта.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 122 Постановления N 10, споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подпункт 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), рассматриваются в порядке искового производства по иску лица, считающего себя надлежащим патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

При рассмотрении таких споров необходимо принимать во внимание, что согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом, исходя из пункта 1 статьи 1354 ГК РФ, именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении патентообладателя только в отношении зарегистрированного изобретения, полезной модели или промышленного образца (после выдачи патента). Решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 129 Постановления N 10, при наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем.

Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

Использование работником денежных, технических или иных средств работодателя само по себе не означает, что созданные изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными (пункт 5 статьи 1370 ГК РФ).

Заинтересованность Сметанко Н.И. в оспаривании прекратившего свое действие патента Российской Федерации N 2257666 на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции" носит очевидный характер, поскольку указанное лицо является наследником одного из авторов этого изобретения, который при наличии определенных условий мог претендовать на получение соответствующего патента. Наличие у Сметанко Н.И. права на наследство умершего автора изобретения Филимонова Б.К. подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону от 01.06.2015.

Предъявляя исковые требования, Сметанко Н.И. ссылается на неправомерное указание учреждения в качестве обладателя патента Российской Федерации N 2257666 на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции", отмечая, что в соответствии с разъяснением, данным в пункте 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации переходят к наследникам в пределах оставшейся части срока их действия, продолжительность которого устанавливается ГК РФ и зависит от вида результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а по истечении соответствующего срока результаты интеллектуальной деятельности - произведения науки, литературы, искусства (как обнародованные, так и необнародованные), программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, изобретения, полезные модели или промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем - переходят в общественное достояние (статья 1261, статья 1282, пункт 2 статьи 1283, пункт 5 статьи 1318, пункт 3 статьи 1327, статья 1364, статья 1425, пункт 4 статьи 1457 ГК РФ) и могут свободно использоваться в соответствии с ГК РФ любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

Вместе с тем приведенное разъяснение касается перехода к наследникам исключительного права на изобретение, являющегося имущественным правом, которое принадлежит патентообладателю. При этом исключительное право на служебное изобретение возникает не у автора-работника, а у работодателя.

С целью установления обстоятельств создания изобретения по спорному патенту имеется необходимость дать оценку доказательствам, представленным учреждением.

Оценив представленные ответчиком в материалы дела документы (личная карточка N 851 на Филимонова Бориса Киреевича; рапорт от 22.09.2003, подписанный сотрудниками кафедры N 5 учреждения Филимоновым Б.К., Луганской Г.И. и Балуниным Е.И., о разработке в результате научной работы по тематике кафедры патентоспособного технического решения "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции"; решение научно-технического совета учреждения от 30.09.2003 о направлении заявки на выдачу учреждению патента на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции"; заявление о выдаче патента на указанное изобретение, поданное в Роспатент 05.12.2003; соглашение о вознаграждении за служебное изобретение от 23.01.2004, заключенное между учреждением (работодатель) и авторами Филимоновым Б.К., Луганской Г.И. и Балуниным Е.И.; приказ учреждения от 15.11.2017 N 649 "О проведении экспертизы патентов на изобретения"; акт от 30.11.2017 N 00000207 о списании объектов нефинансовых активов), суд пришел к выводам о наличии трудовых отношений между Филимоновым Б.К., Луганской Г.И. и Балуниным Е.И. (авторами изобретения по спорному патенту) и учреждением в период создания этого изобретения, а также о том, что указанное техническое решение было создано по служебному заданию работодателя, так как его разработка входила в тематику научных работ по кафедре, сотрудниками которой являлись авторы.

В соответствии с пунктом 1 соглашения о вознаграждении за служебное изобретение от 23.01.2004 все права на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции", созданное авторами в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей, включая право на получение патента, принадлежат работодателю и не будут оспариваться авторами при условии выплаты работодателем вознаграждения, размер и условия выплаты которого определяются настоящим соглашением.

Указанное соглашение подписано всеми его участниками, в том числе Филимоновым Б.К., без разногласий. Из его условий следует однозначный вывод о том, что стороны данного соглашения воспринимали техническое решение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции" как служебное изобретение.

Таким образом, из представленных в материалы дела доказательств следует, что изобретение по спорному патенту носит служебный характер, а, следовательно, исключительное право на это изобретение принадлежит работодателю, то есть учреждению. Более того, авторы в соответствии с соглашением о вознаграждении за служебное изобретение от 23.01.2004 обязались не оспаривать этот факт.

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что Филимонов Б.К. до момента своей смерти 23.09.2014 каким-либо образом оспаривал вышеназванное обстоятельство и заявлял о принадлежности ему исключительного права на изобретение по спорному патенту.

С учетом вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований считать, что учреждение неправомерно было указано в патенте Российской Федерации N 2257666 на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции" в качестве патентообладателя.

При таких обстоятельствах основания для удовлетворения исковых требований о признании исключительного права на патент Российской Федерации N 2257666 на изобретение "Демодулятор амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазомодулированных сигналов с индикацией вида модуляции", о признании недействительным этого патента в части указания в качестве патентообладателя учреждения и неуказания в качестве надлежащего патентообладателя Филимонова Б.К., об обязании Роспатента выдать новый патент на спорный объект интеллектуальной собственности, отсутствуют.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление Сметанко Надежды Игоревны оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.