Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 г. N С01-1060/2021 по делу N А40-70060/2020 Доменное имя не является объектом исключительных прав, а дата регистрации доменного имени имеет значение лишь с точки зрения оценки правомерности использования в нем обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и/или фирменным наименованием, оснований для отмены ранее принятых судебных решений нет

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июля 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 16 июля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экшэн Пэй" (ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2, оф. 8, Москва, 121433, ОГРН 1157746124634) на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2021, дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2021 по делу N А40-70060/2020, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2021 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Петербургская Интернет сеть" (ул. Малая Балканская, д. 58, лит. А, пом. 38-н, ч.п. N 6, Санкт-Петербург, 192289, ОГРН 1077847448997) к обществу с ограниченной ответственностью "Экшэн Пэй" о запрете, с участием третьего лица акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" (ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 40, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099),

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Экшэн Пэй" - Алдашева С.Б. (по доверенности от 14.05.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Петербургская Интернет сеть" - Малыгиной О.А., Шестака И.К. (по доверенности от 16.01.2020),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Петербургская Интернет сеть" (далее - общество "Петербургская Интернет сеть") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Экшэн Пэй" (далее - общество "Экшэн Пэй") о запрете использования обозначения "PIN" в сети Интернет, в том числе в доменном имени, а также о взыскании судебных издержек в размере 130 000 рублей (с учетом уточнения размера исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (далее - общество "РСИЦ").

Решением Арбитражного суда от 13.01.2021 обществу "Экшэн Пэй" запрещено использовать элемент "pin" в доменном имени PIN.RU. С общества "Экшэн Пэй" в пользу общества "Петербургская Интернет сеть" взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Дополнительным решением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2021 с общества "Экшэн Пэй" в пользу общества "Петербургская Интернет сеть" взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей, а также расходы на оплату государственной пошлины за подачу заявления о принятии обеспечительных мер в размере 3 000 рублей. В удовлетворении остальной части требований о взыскании судебных расходов отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2021 решение и дополнительное решение от 13.01.2021 оставлены без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу решением, дополнительным решением и постановлением, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение и постановление, в иске отказать.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что суды не учли, что доменное имя pin.ru не используется по назначению и не в отношении охраняемых товарным знаком услуг.

Ответчик указывает, что истец не конкретизировал свое требование, а именно - каким образом он требует запретить использование доменного имени.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения оспариваемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Представители истца в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Общество "РСИЦ", извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, изучив материалы дела, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого постановления, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ предусмотрено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Как указано в пункте 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 ГК РФ).

Как установлено судами первой и апелляционной инстанции и усматривается из материалов дела, общество "Петербургская Интернет сеть", зарегистрированное 14.06.2007, является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 424206.

По мнению истца, ответчик незаконно использует спорный товарный знак и фирменное наименование истца. Незаконное использование заключается в действиях по регистрации и использованию доменного имени PIN.RU.

В соответствии с информацией с сайта whois-service.ru администратором домена PIN.RU является общество "Экшэн Пэй".

Ссылаясь на неправомерное использование ответчиком товарного знака и фирменного наименования, истец обратился в суд с указанными исковыми требованиями (с учетом уточнений).

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, запретив ответчику использовать элемент "pin" в доменном имени PIN.RU, а также дополнительным решением от 13.01.2021 взысканы с ответчика судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей, а также расходы на оплату государственной пошлины за подачу заявления о принятии обеспечительных мер в размере 3 000 рублей.

Как указал суд первой инстанции, сам факт администрирования доменного имени pin.ru нарушает исключительные права истца. В домене используется обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца и его фирменным наименованием, администратором домена является ответчик.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов первой и апелляционной инстанции нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, не соответствуют правовым позициям высшей судебной инстанции.

Как разъяснено в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Таким образом, само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

В рассматриваемом случае защищаемый товарный знак истца не является общеизвестным.

Обстоятельства, связанные с возможностью признания действий ответчика по приобретению права на доменное имя актом недобросовестной конкуренции, судом не устанавливались.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о нарушении исключительного права на товарный знак путем использования в доменном имени, поддержанным судом апелляционной инстанцией, является преждевременным, сделанным при неполном исследовании обстоятельств дела, подлежащих установлению в данном случае.

Кроме того, как указано выше, в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ запрещено использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров или (и) услуг, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права.

Между тем суды первой и апелляционной инстанции запретили ответчику использовать товарный знак в целом в сети Интернет безотносительно к конкретным товарам (услугам).

При рассмотрении требования о защите права на фирменное наименование против использования другим лицом своего фирменного наименования подлежат исследованию и установлению в совокупности обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ: момент возникновения у сторон прав на спорные фирменные наименования в результате внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ; степень сходства спорных фирменных наименований сторон; фактическое использование фирменных наименований при осуществлении аналогичной деятельности.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд полагает, что названные положения также следует учитывать при рассмотрении требования против использования фирменного наименования в доменном имени.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что, доменное имя не является объектом исключительных прав, а дата регистрации доменного имени имеет значение лишь с точки зрения оценки правомерности использования в нем обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и/или фирменным наименованием. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение, дополнительное решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, в связи с чем они не могут быть признаны законным и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2021 и дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2021 по делу N А40-70060/2020, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2021 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.