Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2021 г. по делу N СИП-391/2021 Суд отказал в признании незаконным решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны по товарному знаку, поскольку услуги по реализации товаров определенного вида и соответствующие товары при определенных обстоятельствах могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 июня 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 30 июня 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Ерина А.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ЯФАР РУС" (Софийский бульвар, д. 16/4, л. А, пом. 1-н, г. Пушкин, Санкт-Петербург, ОГРН 1057423530592) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 667224.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" (ул. Адриена Лежена, д. 13, подъезд 5, техн. эт., г. Новосибирск, Новосибирская обл., 630089, ОГРН 1195476073110).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЯФАР РУС" - Брачев С.В. (по доверенности от 22.04.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.08.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Сибирь" - Семьянов А.И. (по доверенности от 28.05.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЯФАР РУС" (далее - заявитель, общество "ЯФАР РУС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 667224.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" (далее - общество "Сибирь", третье лицо).

Заявленные требования мотивированы ошибочностью вывода Роспатента о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), а также тем, что Роспатент не рассмотрел возражение общества "ЯФАР РУС" в части несоответствия спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "ЯФАР РУС оспаривает выводы административного органа об отсутствии однородности осуществляемой им деятельности по торговле водопроводной и сантехнической арматурой товарам 6, 7, 11, 19, 20-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Как полагает заявитель, Роспатент в данном случае неправомерно исходил из того, что для подтверждения однородности необходимо осуществление производственной деятельности.

Роспатент в отзыве возражает против требований заявителя, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Представитель общества "ЯФАР РУС" в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Представители Роспатента и третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.

Товарный знак "JAFAR" по свидетельству Российской Федерации N 667224 с приоритетом от 02.10.2017 зарегистрирован Роспатентом 17.08.2018 на имя общества с ограниченной ответственностью "СпецКомплектСервис" в отношении товаров 6, 7, 11, 19, 20-го и услуг 35-го классов МКТУ. В результате отчуждения исключительного права на товарный знак по договору, зарегистрированного Роспатентом 01.10.2020, исключительное право на этот товарный знак в отношении всех товаров и услуг было передано обществу "Сибирь".

В Роспатент 27.11.2020 поступило возражение общества "ЯФАР РУС" против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, мотивированное его несоответствием пункту 8 статьи 1483 ГК РФ и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения общество "ЯФАР РУС" ссылалось на то, что обладая исключительным правом на сходное фирменное наименование, в том числе сокращенным фирменным наименованием "JAFAR RUS Sp. z.o.o", до даты приоритета товарного знака оно осуществляло деятельность по торговле водопроводным оборудованием и арматурой для сантехники.

С учетом этого общество "ЯФАР РУС" полагало, что регистрация спорного товарного знака нарушает его исключительное право на фирменное наименование, а также вводит потребителей в заблуждение.

Решением Роспатента от 15.03.2021 предоставление правовой охраны спорному товарному знаку было признано недействительным в отношении части услуг 35-го класса МКТУ на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент исходил из того, что оказываемые заявителем услуги по продвижению различным лицам продукции для водоснабжения являются однородными части услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

В остальной части административный орган отказал в удовлетворении возражения, признав названные услуги, оказываемые заявителем, неоднородными иной части услуг 35-го класса МКТУ и товарам 6, 7, 11, 19, 20-го классов МКТУ спорного товарного знака.

Как указал административный орган, податель возражения не представил доказательства осуществления производственной деятельности.

Несогласие с выводами Роспатента, изложенными в решении от 15.03.2021, послужило основанием для обращения общества "ЯФАР РУС" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.10.2017) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

По результатам анализа сравниваемых обозначений Роспатент установил, что спорный товарный знак фонетически сходен с доминирующим элементом "ЯФАР" отличительной части фирменного наименования. В связи с этим сравниваемые средства индивидуализации признаны сходными, что не оспаривается заявителем.

Вместе с тем суд не может признать решение административного органа законным и обоснованным ввиду следующего.

Признавая неоднородными услуги по "продвижению различным лицам продукции для водоснабжения", в качестве которых административным органом была определена осуществляемая обществом "ЯФАР РУС" деятельность по торговле водопроводной и сантехнической арматурой, административный орган сослался на непредставление доказательств осуществления заявителем производственной деятельности.

Вместе с тем при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой.

Услуги по реализации товаров определенного вида (в рассматриваемом случае - водопроводной и сантехнической арматуры) и соответствующие товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 по делу N СИП-311/2013.

Как указано в пункте 4 информационного письма Роспатента от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данный подход к определению возможности установления однородности услуг и товаров должен быть применен и в рассматриваемом случае с учетом конкретизации деятельности, осуществляемой обществом "ЯФАР РУС".

Однако приведенные обстоятельства не были учтены административным органом при анализе однородности сравниваемых товаров и услуг.

Кроме того, суд находит обоснованной ссылку общества "ЯФАР РУС" на то, что Роспатент не рассматривал его возражение в части довода о несоответствии спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В силу положений пункта 51 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261, в мотивировочной части заключения коллегии должны содержаться анализ и правовое обоснование вывода по существу спора в отношении каждого довода, приведенного в возражении или заявлении, отзыве на возражение или заявление. В свою очередь, в резолютивной части заключения содержится вывод по результатам рассмотрения спора.

Решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Как разъясняется в пункте 136 Постановления N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляет последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением установленных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная оценка судом документов, представленных с возражением, без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения заявителя являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, повлекли незаконность выводов административного органа по результатам рассмотрения возражения, что свидетельствует как о незаконности оспариваемого решения, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов подателя возражения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным оспариваемый ненормативный правовой акт подлежит признанию недействительным в части отказа в удовлетворении возражения.

Для восстановления нарушенных прав заявителя Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "ЯФАР РУС".

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявленные требования удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.03.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью "ЯФАР РУС" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 667224, в части отказа в удовлетворении возражения, как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 и пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "ЯФАР РУС" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 667224.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЯФАР РУС" (ОГРН 1057423530592) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Ерин

Судья

Н.Н. Погадаев