Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2021 г. N С01-562/2021 по делу N А28-3629/2020 Дело о взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды неправомерно самостоятельно изменили способ расчета компенсации

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 22 июня 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Алюмир" (ул. 60 лет Комсомола, д. 23, кв. 93, г. Киров, 610040, ОГРН 1134345006454) на решение Арбитражного суда Кировской области от 06.11.2020 по делу N А28-3629/2020 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.02.2021 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Профсегмент" (ул. Енисейская, д. 1, стр. 3, эт. 1, N 3101, Москва, 129344, ОГРН 1117746839869) к обществу с ограниченной ответственностью "Алюмир" о взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Алюмир" - Кобелев Сергей Васильевич (по доверенности от 14.04.2020, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от общества с ограниченной ответственностью "Профсегмент" - Николаенко Антон Сергеевич (по доверенности от 01.01.2021 N 1, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Профсегмент" (далее - истец, общество "Профсегмент") обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Алюмир" (далее - ответчик, общество "Алюмир") о взыскании компенсации в размере 10 294 000 рублей за нарушение авторских и смежных прав, а также расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 06.11.2020, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 26.02.2021, исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 5 147 000 рублей 00 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 37 235 рублей 00 копеек. Истцу из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 37 235 рублей.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, общество "Алюмир" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и обстоятельствам, а также неверное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований.

В кассационной жалобе ответчик полагает, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен обосновать расчет и размер взыскиваемой суммы, а также представить документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Между тем, суды первой и апелляционной инстанций неправомерно установили цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности, при отсутствии надлежащих доказательств, подтверждающих данное обстоятельство.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в ходе рассмотрения дела было установлено, что ни одной программы для ЭВМ истцом продано не было, данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, не представлено, взыскание с ответчика компенсации на основании подпункта 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) является ошибочным. Между тем истец не был лишен права требовать взыскания компенсации по подпункту 1 статьи 1301 ГК РФ либо мог воспользоваться иными способами защиты исключительного права, предусмотренными частью четвертой ГК РФ.

Податель кассационной жалобы также обращает особое внимание на то, что судами первой и апелляционной инстанции судебные акты приняты с нарушением норм материального права.

По мнению общества "Алюмир", суды сделали вывод о выборе истцом способа расчета компенсации, предусмотренного подпунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, что не соответствует обстоятельствам дела, поскольку истец в действительности выбрал способ расчета компенсации, предусмотренный подпунктом 2 статьи 1301 ГК РФ, что требовало применение иных норм материального права.

Так, в исковом заявлении отсутствовала ссылка на способ расчета компенсации, который выбран истцом вместо взыскания убытков. Однако под аудиозапись истец пояснил, что требует взыскания компенсации исходя из двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров произведения.

Таким образом, в нарушение установленных требований, в частности, пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд по своей инициативе изменил способ расчета суммы компенсации, перейдя на подпункт 3 статьи 1301 ГК РФ, тогда как истец просил взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения и должен был доказать, что ответчик продавал, либо предлагал к продаже программные продукты, исключительные права, на которые принадлежат истцу.

В отзыве на кассационную жалобу истец полагает, что оснований для снижения компенсации у судов не имелось, поскольку истцом представлены доказательства предложения к продаже экземпляров спорных программ для ЭВМ по заявленной цене, а также заявленной стоимости программного обеспечения.

Кроме того, в отзыве указано на то, что, исходя из пояснений истца, суд истолковал его требование как компенсацию за право использования программ, определив, что стоимость экземпляра программы истца является одновременно стоимостью права использования этого же экземпляра программы. Для истца оба этих способа являются равнозначными.

В отзыве истец обращает внимание на то, что в кассационной жалобе не указано, какие именно права ответчика были нарушены в результаты вышеизложенного; ответчик сам настаивал на том, что к нему не применим такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость контрафактных экземпляров; суд применил иной способ расчета компенсации, исходя из стоимости права использования, на котором настаивал ответчик.

Истец также возражает против снижения компенсации на основании статьи 1252 ГК РФ.

В судебном заседании, состоявшемся 21.06.2021, представитель общества "Алюмир" поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель общества "Профсегмент" поддержал доводы отзыва на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, программный комплекс Профстрой - "Профокна 2.55" зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ 09.02.2018, что подтверждается свидетельством об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Истец является обладателем исключительных прав на программы для ЭВМ, в том числе, Профстрой 2 (во всех версиях и подверсиях, включая 2.55 (10), 2.55 (30), 2.55 (77) "ПрофОкна" и 2.55 (80) "Алюмакс") на основании договора об отчуждении исключительного права на программы для ЭВМ от 24.10.2011, заключенного между гражданином Шваровым В.И. и истцом (ИНН: 7716700648).

10.01.2019 в помещении ответчика по адресу: г. Киров, пер. Больничный, д. 9 сотрудниками УЭБиПК и УМВД России по г. Кирову проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено нелицензионное программное обеспечение для расчета оконных, дверных, фасадных, раздвижных и перегородочных конструкций, лестничных ограждений и роллетных конструкций.

В ходе проверки было выявлено использование программных продуктов с первичными признаками несоответствия лицензионной продукции, исключительные права на которые принадлежат истцу. Системные блоки и ноутбук были изъяты для программно-технического экспертного исследования.

Постановлением мирового судьи судебного участка N 63 Октябрьского судебного района города Кирова от 10.01.2020 ответчик признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

В адрес ответчика истцом направлена претензия с предложением выплатить компенсацию за незаконное использование программ для ЭВМ. Ответа на претензию не последовало.

Неурегулирование спора во внесудебном порядке явилось основанием для обращения общества "Профсегмент" в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части, суды первой и апелляционной инстанций исходили из доказанности использования в коммерческой деятельности ответчиком программ для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат истцу.

При этом судами первой и апелляционной инстанций признан обоснованным расчет компенсации, предусмотренный подпунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, в размере двукратной стоимости права использования произведения, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Как указал суд, размер компенсации, исходя из стоимости одного экземпляра произведения - программы для ЭВМ в сумме 514 700 руб. и количества незаконно использованных ответчиком экземпляров составил 10 294 000 руб. (514 700*10*2).

Довод ответчика о несогласии с примененным судом способом расчета компенсации признан несостоятельным.

Снижая размер компенсации до 50% от заявленной стоимости, суды учли то, что ранее ответчик не допускал нарушения прав истца, период неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности является непродолжительным, ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на неё, выслушав мнение принявших участие в судебном заседании представителей сторон, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов обстоятельствам дела и представленным доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются, в частности, программы для ЭВМ.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно пункту 59 Постановления N 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Как следует из искового заявления, общество "ПрофСегмент" на основании статьи 1301 ГК РФ за нарушение исключительного права требовало "по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведения. Стоимость одного экземпляра каждой из программ: "ПрофОкна версии 2.55" подверсия 2.55.77", "ПрофОкна версии 2.55" подверсия 2.55.10", "Алюмакс 2.55" подверсия 2.55.80" составляет 514 700 руб. Нарушение исключительных прав на данные программные продукты совершено ответчиком в общем количестве 10 экземпляров общей стоимостью 5 147 000 руб. Таким образом, сумма исковых требований ООО "ПрофСегмент" к ООО "Алюмир" составляет (514 000 х 10) х 2 = 10 294 000 руб." (т. 1, л.д. 9-10).

Согласно пояснениям к исковому заявлению расчет размера компенсации произведен истцом исходя из стоимости экземпляров произведений - программ для ЭВМ, права на которые нарушил ответчик (т. 1, л.д. 33).

В возражении на уточненный отзыв ответчика от 04.09.2020 истец указал, что "для компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) - это стоимость, по которой они предлагались к продаже ответчиком". Истцу непонятно, откуда из текста упомянутого ответчиком постановления Пленума ВС РФ следует, что стоимость контрафактных экземпляров не может быть определена стоимостью аналогичных лицензионных экземпляров произведения, которые продаются или предлагаются лицам самим правообладателем или иными уполномоченными им лицами. Тем более, что это прямо предусмотрено пунктом 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" ... Правообладатель заявляет исковые требования о компенсации, рассчитывая её по стоимости экземпляров произведений, которые по сути являются контрафактными, но ещё не признаны таковыми судом" (т. 1, л.д. 44-46).

Исходя из аудиозаписей судебных заседаний от 08.09.2020, 06.10.2020 следует, что истцом выбран способ расчета компенсации на основании подпункта 2 статьи 1301 ГК РФ.

Тем не менее, в нарушение вышеуказанных требований действующего законодательства и разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления N 10, суд первой инстанции в оспариваемом решении от 06.11.2020 по своей инициативе изменил способ расчета суммы компенсации, придя к ошибочному выводу, что истец избрал вид компенсации, предусмотренный подпунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Суд апелляционной инстанции вышеуказанное нарушение, допущенное судом первой инстанции, не устранил.

Ссылка в постановлении суда апелляционной инстанции на то, что в судебном заседании суда второй инстанции 18.02.2021 (уже после вынесения судом первой инстанции судебного акта) истец пояснил, что выразил согласие с определенным судом способом расчета компенсации, не свидетельствует об отсутствии вышеуказанных нарушений, выразившихся в самостоятельном изменении судом способа расчета подлежащей ко взысканию компенсации.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что сам истец в отзыве на кассационную жалобу общества "Алюмир" от 30.04.2021 указывает на то, что "суд применил другой способ расчета - по стоимости прав на использование, - именно тот, на котором настаивал ответчик".

Кроме того, как разъяснено в абзаце втором пункта 61 Постановления о N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Согласно абзацу 5 пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При этом Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами кассационной жалобы о том, что надлежащих доказательств для определения размера компенсации исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное их использование тем способом, как использовал нарушитель, в материалы дела не представлено.

Более того в силу абзаца 6 пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Из пояснений к исковому заявлению (т. 1, л.д. 33) также следует, что истец не может подтвердить реализацию потребителю данных программных продуктов по указанной стоимости.

С учетом изложенного судебная коллегия соглашается с доводами кассационной жалобы не только о том, что суды первой и апелляционной инстанции неправомерно самостоятельно изменили способ расчета компенсации, но и пришли к выводу о ее размере, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, в отсутствие в материалах дела каких-либо данных и доказательств по этому поводу.

В связи с этим суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, тогда как исследование сведений о факте нарушения исключительных прав находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное выше и, исходя из заявленных требований, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кировской области от 06.11.2020 по делу N А28-3629/2020 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.02.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев