Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2021 г. N С01-620/2021 по делу N СИП-714/2020 Дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, поскольку необходимо сравнить семантическое значение изобразительного элемента спорного обозначения со словесным элементом противопоставленного наименования места происхождения товара, учесть выводы по данному вопросу при исследовании вопроса о сходстве сравниваемых обозначений

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 28 мая 2021 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Голофаева В.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2021 по делу N СИП-714/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Тульская ягодная компания" (ул. Советская, д. N 33/8, оф. 205, г. Тула, 300041, ОГРН 1127154007860) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.06.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018728390 в качестве товарного знака.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Тульская ягодная компания" - Зиатдинова Р.Р. (по доверенности от 10.06.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-674/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Тульская ягодная компания" (далее - Ягодная компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 08.06.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018728390 в качестве товарного знака (с учетом уточнения, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2021 заявленные требования удовлетворены, решение Роспатента признано недействительным как не соответствующее пункту 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на административный орган возложена обязанность зарегистрировать обозначение по заявке N 2018728390 в качестве товарного знака.

Не согласившись с принятым по делу решением, административный орган обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить данное решение, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе Роспатент оспаривает вывод суда первой инстанции о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование своей позиции административный орган ссылается на неправильное толкование судом первой инстанции положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, поскольку суд неверно определил доминирующие элементы сравниваемых обозначений, признав в качестве таковых элементы "Ягодная" и "ПРЯНИК" / "САМОВАР".

Как отмечает Роспатент, при определении сильных и слабых элементов обозначения следует, в первую очередь, руководствоваться тем, в какой степени данный элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, т.е. отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей, а не синтаксической позицией элемента. С учетом этого сильным элементом в заявленном обозначении является, по мнению административного органа, словесный элемент "Тульская", в противопоставленных наименованиях мест происхождения товаров - словесные элементы "ТУЛЬСКИЙ".

Роспатент также ссылается на неправильное применение судом первой инстанции положения подпункта 3 пункта 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), согласно которому признаками смыслового сходства обозначений являются подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

При этом административный орган полагает, что логическое ударение в спорном обозначении падает именно на слово "Тульская", являющееся более значимым индивидуализирующим элементом данного обозначения; в противопоставленных наименованиях мест происхождения товаров логическое ударение падает на слово "ТУЛЬСКИЙ".

Заявитель жалобы также считает, что суд первой инстанции не учел положения подпункта 1 пункта 42 Правил, согласно которым признаками звукового сходства обозначений являются наличие близких и совпадающих звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

По мнению Роспатента, в сравниваемых обозначениях словесные элементы "Тульская" и "ТУЛЬСКИЙ", с которых начинается прочтение данных обозначений и на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя, обладают высокой степенью фонетического сходства, близкой к тождеству.

В связи с этим, как полагает административный орган, наличие в сравниваемых обозначениях вторых словесных элементов ("Ягодная" и "ПРЯНИК"/"САМОВАР") не влияет, вопреки позиции суда первой инстанции, на вывод о фонетическом сходстве данных обозначений.

Кроме того, Роспатент обращает внимание на отсутствие учета судом первой инстанции того обстоятельства, что топоним или производное от него, входящие в охраняемое наименование места происхождения товара, являются обозначениями, которые стали известны потребителям в связи с производством товара, обладающего особыми свойствами. В отличие от обычных топонимов и их производных, которые воспринимаются потребителем исключительно как указание на место производства товаров или на место нахождения их производителя, топонимы, входящие в наименование места происхождения товара, ассоциируются именно с определенным товаром и зачастую вообще не порождают представления о конкретном географическом объекте, название которого они воспроизводят. Наличие у потребителя ассоциативной связи между производным от топонима, входящим в наименование места происхождения товара, и определенным товаром, обладающим особыми свойствами, свидетельствует, по мнению административного органа, о том, что в случае наличия в наименовании места происхождения товара второго элемента - имени существительного, являющегося наименованием указанного товара, основную индивидуализирующую функцию в таком наименовании выполняет именно производное от топонима.

В связи с изложенным восприятие сравниваемых обозначений, как считает Роспатент, может вызывать одни и те же образы у потребителя, что свидетельствует о наличии опасности их смешения в глазах потребителей.

В отзыве на кассационную жалобу Ягодная компания возражает против доводов кассационной жалобы, сославшись на законность и обоснованность выводов суда первой инстанции.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемый судебный акт, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель Ягодной компании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Ягодная компания 06.07.2018 подала заявку N 2018728390 на государственную регистрацию обозначения " " в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам государственной экспертизы административный орган установил, что словесные элементы "Тульская" и "Ягодная" представляют собой указание на свойства, на место происхождения товаров и на место нахождения их изготовителя, в связи с чем на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ сделал вывод о неохраноспособности этих словесных элементов.

Кроме того, заявленному обозначению были противопоставлены наименование места происхождения товара "ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК" N 32 и наименование места происхождения товара "ТУЛЬСКИЙ САМОВАР" N 108. Оценивая сходство заявленного обозначения и противопоставленных наименований мест происхождения товаров, государственный эксперт отметил, что эти обозначения включают фонетически и семантически сходные словесные элементы "Тульская"/"ТУЛЬСКИЙ", а также учел, что входящий в состав заявленного обозначения графический элемент в виде самовара в сочетании со словом "Тульский" может быть воспринят как указание на тульский самовар - один из символов России. В связи с этим, сделав вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, решением от 25.09.2019 Роспатент отказал в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением, Ягодная компания обратилась в административный орган с возражением.

Решением Роспатента от 08.06.2020 в удовлетворении возражения было отказано.

Принимая данное решение, административный орган учел, что сходные словесные элементы "Тульская"/"ТУЛЬСКИЙ" имеют одинаковый состав гласных и согласных звуков "Тульск-", расположенных в одинаковой последовательности, занимающих начальную позицию при восприятии словесных элементов, а также вызывающих одинаковые семантические ассоциации с городом Тула.

Наряду с этим Роспатент указал, что вхождение в состав заявленного обозначения стилизованного изображения самовара усиливает смысловое восприятие заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара "ТУЛЬСКИЙ САМОВАР" N 108. Как отметил административный орган, данное обстоятельство также усугубляется тем, что "Тульский самовар" является символом России и ассоциируется с мастерством тульских ремесленников.

С точки зрения Роспатента, несмотря на визуальные различия графической проработки заявленного обозначения и стандартного шрифтового исполнения противопоставленных наименований мест происхождения товаров, особенности исполнения указанных обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Кроме того, административный орган обратил внимание на то, что заявка на государственную регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака подана в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ, которые относятся к пищевым продуктам и напиткам, а также в отношении сопутствующих им услуг 35-го класса МКТУ, связанных с их продвижением и с рекламой на рынке, что усиливает смешение заявленного обозначения с наименованием места происхождения товара "ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК" N 32.

Полагая, что решение Роспатента от 08.06.2020 не соответствует требованиям законодательства, Ягодная компания обратилась в суд с заявлением о признании его недействительным.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), с учетом даты подачи заявки N 2018728390 на государственную регистрацию товарного знака (06.07.2018) суд первой инстанции признал правильным указание Роспатента на нормативные акты, подлежащие применению для оценки охраноспособности спорного обозначения, к которым относятся ГК РФ и Правила.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Удовлетворяя заявленные требования, суд признал необоснованным вывод Роспатента о наличии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных наименований мест происхождения товаров.

При этом суд пришел к выводу о крайне низкой степени сходства между сравниваемыми обозначениями по фонетическому, графическому и семантическому признакам и счел, что такая низкая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему средств индивидуализации не может быть препятствием для регистрации такого обозначения в качестве товарного знака.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о заинтересованности в подаче возражения, об отсутствии графического сходства между спорным обозначением и противопоставленными наименованиями мест происхождения товаров.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав представителей Ягодной компании и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, охраняемым в соответствии с этим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное до степени смешения с ним обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 ГК РФ устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу положений пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Кроме того, необходимо проанализировать, насколько изобразительный элемент заявленного обозначения коррелирует со словесным элементом противопоставленного средства индивидуализации (не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента). Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2021 по делу N СИП-965/2019.

Применительно к разъяснениям, изложенным в абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

С учетом изложенной позиции высшей судебной инстанции вхождение в сравниваемые обозначения тождественного (сходного) словесного элемента может иметь разное значение для определения сходства сравниваемых обозначений и в конечной цели - для установления вероятности их смешения в зависимости от того, являются ли тождественные (сходные) элементы сильными или слабыми.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства сравниваемых обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначения (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Исследуя заявленное обозначение и противопоставленные наименования мест происхождения товаров на предмет сходства, суд первой инстанции не согласился с позицией административного органа о том, что сходство словесных элементов "Тульская"/"ТУЛЬСКИЙ" обусловливает сходство сравниваемых обозначений в целом. Как указал суд, при оценке степени сходства данных обозначений Роспатенту надлежало осуществить сравнительный анализ всех элементов, входящих в состав каждого из этих обозначений.

При этом, выявляя сильные элементы в сравниваемых средствах индивидуализации, суд принял во внимание то, что исходя из правил построения и анализа словосочетаний в русском языке словосочетанием является соединение двух или нескольких самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для расчлененного обозначения единого понятия (предмета, качества, действия и др.). Словосочетание всегда состоит из главного слова и зависимого, что обуславливает их связь по смыслу. От главного слова всегда можно задать вопрос к зависимому. Имя прилагательное в русском языке является знаменательной частью речи, которая зависит от имени существительного (при согласовании рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности) и обозначает признак предмета, признак действия либо признак признака.

Суд учел, что в составе противопоставленных наименованиях мест происхождения товаров словесный элемент "ТУЛЬСКИЙ" является именем прилагательным, в то время как словесные элементы "ПРЯНИК" и "САМОВАР" являются именами существительными, в связи с чем рассмотрел словесный элемент "ТУЛЬСКИЙ" в качестве зависимого по отношению к главным словесным элементам "ПРЯНИК" и "САМОВАР".

С учетом данного обстоятельства суд пришел к тому выводу, что словесные элементы "ПРЯНИК" и "САМОВАР" являются главными в составе противопоставленных наименованиях мест происхождения товаров.

Вопреки доводам Роспатента, изложенным в кассационной жалобе, этот вывод суда первой инстанции является правильным.

Как ранее неоднократно указывал сам административный орган, и эта позиция поддержана Судом по интеллектуальным правам, элемент, указывающий на относимость товара к определенному географическому объекту, применительно к положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не может выполнять индивидуализирующую функцию.

При определении сильных элементов также необходимо учитывать, что если словесные элементы противопоставленного наименования места происхождения товара представляет собой словосочетание, в состав которого входит два слова, относящихся к разным частям речи (имя существительное и имя прилагательное), то имя прилагательное в русском языке является знаменательной частью речи, которая зависит от имени существительного (при согласовании рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности) и обозначает признак предмета, признак действия либо признак признака.

Следовательно, имена прилагательные в противопоставленных наименованиях места происхождения товара являются зависимыми от имен существительных, в связи с чем они не могут нести самостоятельную смысловую нагрузку либо существенно изменить семантическое значение каждого словосочетания.

В отношении заявленного обозначения суд указал, что каждый из входящих в состав спорного обозначения словесных элементов ("Тульская" и "Ягодная") представляет собой имя прилагательное, в связи с чем выделение главного и зависимого слов в составе данного словосочетания представляется невозможным.

Суд также отметил, что в состав спорного обозначения включен графический элемент в виде стилизованного изображения самовара, кувшин которого выполнен в форме ягоды-многокостянки. Данное изображение занимает примерно одну треть заявленного обозначения, является оригинальным и оказывает существенное влияние на восприятие всего обозначения в целом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным согласиться с мнением Роспатента, выраженным в кассационной жалобе, о том, что в ходе анализа спорного обозначения суд первой инстанции нарушил методологические подходы к определению сильных и слабых элементов, что повлекло дальнейшие ошибочные выводы по результатам сравнения спорного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным согласиться с позицией суда первой инстанции в отношении слабости словесного элемента "Тульская" заявленного на регистрацию обозначения.

По поводу словесного элемента "Ягодная" суд первой инстанции указал, что он является именем прилагательным, характеризующим качественный состав товаров ("состоящий из ягод") или характер деятельности (например, "связанный с производством/ реализацией ягод"). С учетом этого вывода фактически суд первой инстанции констатировал слабость этого элемента по отношению к ряду заявленных товаров.

Кроме того, как уже отмечено, по результатам государственной экспертизы спорного обозначения административный орган установил, что словесные элементы "Тульская" и "Ягодная" представляют собой указание на свойства, на место происхождения товаров и на место нахождения их изготовителя, в связи с чем на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ сделал вывод о неохраноспособности этих словесных элементов.

Данный вывод не оспаривался Ягодной компанией при обращении в Роспатент с возражением от 08.06.2020 и при обращении в суд с заявлением о признании недействительным решения административного органа от 08.06.2020.

Более того, фактически решение суда первой инстанции исполнено Роспатентом путем регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны словесных элементов "Тульская" и "Ягодная", что могло быть сделано только с учетом воли заявителя.

Суд первой инстанции установил наличие в заявленном на регистрацию обозначении изобразительного элемента, описал такой элемент как "стилизованное изображение самовара" (абзац восьмой страницы 11 решения суда).

Осуществляя сравнение заявленного обозначения и противопоставленных наименований мест происхождения товаров суд первой инстанции указал, что ввиду нейтрального характера словесного элемента "Ягодная" в составе оспариваемого обозначения и значения словесных элементов "ПРЯНИК" и "САМОВАР" как главных в составе противопоставленных наименований мест происхождения товаров, а также с учетом отличий в звучании этих словесных элементов, сходство только словесных элементов "Тульская"/"ТУЛЬСКИЙ" свидетельствует о низкой степени сходства по фонетическому признаку заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных средств индивидуализации.

Оценивая степень сходства сравниваемых обозначений по семантическому признаку, суд первой инстанции проанализировал смысловое значение входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов, и в результате анализа указал, что несмотря на тождество смыслового значения словесных элементов "Тульская"/"ТУЛЬСКИЙ" заявленного и противопоставленных обозначений, словесные элементы "Ягодная", "ПРЯНИК" и "САМОВАР" имеют отличное друг от друга смысловое значение.

Как отметил суд первой инстанции, кувшин самовара, включенного в состав оспариваемого обозначения в качестве графического элемента, представляет собой стилизованное изображение ягоды-многокостянки. В связи с этим суд указал, что, вопреки выводу административного органа о связи смыслового значения указанного обозначения с "самоварами", наличие такого графического элемента усиливает представление о смысловом значении заявленного обозначения как связанного с ягодами или с производством/реализацией ягод.

Между тем суд первой инстанции не учел следующее.

Как уже отмечалось, и это фактически подтвердил суд первой инстанции, словесные элементы заявленного на регистрацию обозначения являются слабыми.

Оба словесных элемента являются неохраняемыми.

Как следует из абзаца пятого пункта 162 Постановления N 10, применимого в том числе к оценке сходства обозначений и наименований места происхождения товара, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

С учетом этого при сравнении спорного обозначения с противопоставленными наименованиями мест происхождения товаров необходимо в первую очередь учитывать роль изобразительного элемента в заявленном обозначении.

Особое значение имеет данное обстоятельство при сравнении заявленного обозначения с наименованием места происхождения товара "ТУЛЬСКИЙ САМОВАР".

Суд не проверил сильный изобразительный элемент заявленного обозначения на предмет его корреляции с сильным словесным элементом противопоставленного средства индивидуализации: не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что пункт 7 статьи 1483 ГК РФ не ограничивает возможность сравнения каких-либо видов товарных знаков (статья 1482 ГК РФ) с какими-либо видами наименований мест происхождения товаров. Определяющим для установления сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Отсутствие возможности проведения анализа по всем критериям сходства (графическому, звуковому и смысловому) не исключает необходимости проведения сравнительной оценки любых обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. При этом для вывода о наличии сходства двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям. Использование указанных критериев лишь определяет вероятность смешения обозначений, которая может иметь место и при отсутствии сходства по отдельным критериям (либо слабом сходстве, как в настоящем случае - при сравнении по фонетическому критерию за счет сходства слабых элементов "Тульская"/"ТУЛЬСКИЙ"), но чрезвычайно сильном сходстве по другому критерию. В связи с этим предметом сравнительного анализа могут быть также словесные и изобразительные обозначения.

Для оценки сходства до степени смешения изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства.

Вывод о сходстве до степени смешения изобразительного и словесного обозначений возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением, которая усиливается, если сравниваемые обозначения зарегистрированы (заявлены на регистрацию) для идентичных товаров и (или) услуг.

Опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.

Аналогичный подход к сравнению изобразительных и словесных обозначений предложен в практике европейского патентного ведомства (пункт 3.4.4.5 главы 4 секции 2 части "C" Методических рекомендаций по экспертизе европейских товарных знаков, утвержденных 10.03.2016), а также в пункте 2.479 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация N 489, 2004).

Такой же подход содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации) и от 18.01.2021 по делу N СИП-965/2019.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции Ягодная компания не отрицала, а напротив, подтверждала, что изобразительный элемент спорного обозначения представляет собой самовар.

Данное обстоятельство подтвердил представитель Ягодной компании и в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам.

В оспариваемом решении от 08.06.2020 административный орган тоже исходил из того, что в состав заявленного обозначения входит стилизованное изображение самовара.

Таким образом, сами стороны не оспаривали, что изобразительный элемент спорного обозначения является самоваром.

Указав на то, что кувшин самовара, включенного в состав оспариваемого обозначения в качестве графического элемента, представляет собой стилизованное изображение ягоды-многокостянки, суд первой инстанции отметил: это усиливает представление о смысловом значении заявленного обозначения как связанного с ягодами или с производством/реализацией ягод.

Вместе с тем суд первой инстанции не учел позицию самой Ягодной компании о смысловом значении изобразительного элемента спорного обозначения, и не обосновал, в силу каких обстоятельств данный элемент, являясь самоваром, обусловливает иное общее смысловое значение, а именно указывающее на производство/реализацию ягод.

При этом из обжалуемого решения суда первой инстанции не усматривается, что суд сравнивал признаваемое сторонами семантическое значение изобразительного элемента спорного обозначения со словесным элементом "САМОВАР" противопоставленного наименования места происхождения товара.

Данное обстоятельство могло повлиять на выводы суда первой инстанции как по вопросу о наличии/отсутствии сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию, так и на итоговый вывод по вопросу о сходстве в целом сравниваемых обозначений (степени такого сходства).

Принимая во внимание данные обстоятельства, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем решение суда не может быть признано законным и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, в том числе сравнить семантическое значение изобразительного элемента спорного обозначения со словесным элементом "САМОВАР" противопоставленного наименования места происхождения товара "ТУЛЬСКИЙ САМОВАР" N 108, учесть выводы по данному вопросу при исследовании вопроса о сходстве сравниваемых обозначений, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2021 по делу N СИП-714/2020 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина

В.В. Голофаев