Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2021 г. N С01-62/2021 по делу N А32-2250/2020 Дело о защите исключительного права на товарный знак направлено на новое рассмотрение, поскольку истец произвел расчет компенсации в отношении не конкретизированной по периоду или способу использования "одной половины (50%) объема деятельности ответчика" и также не конкретизированной по периоду или способу использования "второй половины (50%) объема деятельности ответчика", заявив к взысканию итоговую сумму компенсации в ограниченном размере, такой "двойной" расчет компенсации не мог быть признан судом обоснованным как по размеру (структуре и первичным данным расчета), так и с точки зрения права

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 19 апреля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Борисовой Ю.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) на решение  Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2020 по делу N А32-2250/2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к индивидуальному предпринимателю Демерчяну Сергею Агасеровичу (г. Сочи, Краснодарский край, ОГРНИП 308236720700071) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие Ибатуллин Азамат Валерьянович лично и представитель индивидуального предпринимателя Демерчяна Сергея Агасеровича - Булычева М.В. (по доверенности от 05.02.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к индивидуальному предпринимателю Демерчяну Сергею Агасеровичу о взыскании 800 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 543558.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2020, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020, в иске отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, Ибатуллин А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и апелляционное постановление, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе Ибатуллин А.В. настаивает на том, что используемое ответчиком обозначение имеет высокую степень сходства со спорным товарным знаком за счет вхождения в оба обозначения словесного элемента "муравей", следовательно, их смешение возможно и при низкой однородности услуг.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, вывод о злоупотреблении правом не может основываться на ряде иных судебных дел с его участием, поскольку соответствующий вывод делается на основании оценки представленных доказательств с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

При этом заявитель кассационной жалобы считает, что вывод о недоказанности истцом ведения деятельности сделан судами без соответствующих доводов со стороны ответчика и без учета довода Ибатуллина А.В. об использовании знака обслуживания лицензиатами истца и вопреки представленным истцом доказательствам фактического использования.

Ссылаясь на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункт 2 статьи 1477 названного Кодекса истец указывает на то, что поскольку исковые требования по настоящему делу были предъявлены им в защиту знака обслуживания, ответчик использовал указанный товарный знак не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров, то он вправе на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере от полученной ответчиком выручки с незаконным использованием его знака обслуживания.

В судебном заседании Ибатуллин А.В. поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

Демерчян С.А. в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания оспорили приведенные в кассационной жалобе доводы, настаивая на законности и обоснованности обжалуемых судебных актов.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, предприниматель Ибатуллин А.В. является правообладателем словесного знака обслуживания "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558, зарегистрированного для услуги 42-го класса "реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Ибатуллину А.В. стало известно, что Демерчян С.А. использует обозначение " " в качестве названия магазина, расположенного по адресу: ул. 20-ой Горно-Стрелковой Дивизии, мкр. Бытха, г. Сочи, без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения со знаком обслуживания истца.

Полагая, что указанные действия общества нарушают исключительные права предпринимателя, последний обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации, первоначально рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции установил отсутствие сходства, в том числе до степени смешения, между спорным обозначением ответчика и товарным знаком истца. Отсутствие вероятности смешения знака обслуживания истца и использованного ответчиком спорного обозначения суд также мотивировал осуществлением деятельности истцом и ответчиком в удаленных регионах страны.

Кроме того, суд первой инстанции указал на наличие признаков злоупотребления правом в действиях Ибатуллина А.В. вследствие недоказанности фактического использования им знака обслуживания, в защиту которого предъявлен иск.

В отношении размера компенсации суд первой инстанции указал, что при выбранном варианте расчета (двукратная стоимость оказанных услуг) выручка ответчика сама по себе не будет являться равной стоимости оказанных услуг; истцом, по мнению суда первой инстанции, необоснованно приравнены стоимость реализованных товаров к выручке от реализации товара, к количеству денежных средств, полученных от реализации товаров, а также общей выручке ответчика. Как следствие, размер компенсации суд признал необоснованным.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы, аналогичные доводам, приведенным в кассационной жалобе.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение ее заявителя, принявшего участие в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Первая группа доводов заявителя кассационной жалобы сводится к оспариванию выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства обозначений, используемых ответчиком в своей деятельности для идентификации предприятия торговли (магазина, торгового центра), со знаком обслуживания истца, а также о неоднородности деятельности (услуг) для индивидуализации, которой ответчиком используется спорное обозначение, с услугами, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован такой знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанции установили факт принадлежности истцу исключительных прав на знак обслуживания, в защиту которого предприниматель обратился с настоящим иском. Данный вывод судов лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации знака обслуживания истца.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Вместе с тем, независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства (четвертый абзац страницы 6), в том числе до степени смешения, между знаком обслуживания истца "МУРАВЕЙ" и обозначением " ", используемым ответчиком в качестве названия магазина, расположенного по адресу: ул. 20-ой Горно-Стрелковой Дивизии, мкр. Бытха, г. Сочи, и зарегистрированного в качестве знака обслуживания на имя ответчика по свидетельству Российской Федерации N 625333, мотивирован выводом суда, согласно которому они производят различное зрительное впечатление; обозначения отличаются по семантическому признаку в связи с тем, что в обозначении ответчика присутствует словесный элемент "саан", который средним потребителем будет восприниматься как фантазийное, вызывающее ассоциации либо с древней фамилией Саан, либо с другим вымышленным словом. Как указал суд первой инстанции, словесный элемент "Муравей" в спорном обозначении ответчика занимает второстепенное положение и лишь дополняет словесную часть "Саан", вызывая ассоциации с каким-либо вымышленным персонажем или существом. Таким образом, обозначение ответчика всегда требует домысливания, а товарный знак истца однозначно ассоциируется с муравьем, то есть с небольшим насекомым из отряда перепончатокрылых. Кроме того, как указал суд первой инстанции, в сравниваемых обозначениях отсутствует фонетическое сходство, поскольку "муравей" - это одно слово, содержащее 7 звуков, 4 согласных, 3 гласных, 3 слога, а "СаанМуравей" - 13 звуков, 8 согласных, 5 гласных, 5 слогов. При этом с элемента "Саан" начинается прочтение потребителем обозначения ответчика, а потому сравниваемые обозначения имеют разные фонетические ряды. Также, как указал суд первой инстанции, обозначения отличаются по графическому признаку, так товарный знак истца исполнен стандартным шрифтом черного цвета, без каких-либо дополнительных изобразительных и графических элементов. В то время словесный элемент "Муравей" в обозначении ответчика исполнен оригинальным шрифтом красного цвета, при этом вторая словесная часть "Саан" исполнена оригинальным шрифтом черного цвета с белым окаймлением букв.

На основании изложенного, суд первой инстанции констатировал отсутствие сходства между обозначениями, используемыми истцом и ответчиком, влекущего возможность смешения данных обозначений при индивидуализации оказываемых услуг. При этом, как указал суд первой инстанции, наличие незначительного фонетического сходства между словесными элементами спорных обозначений и отсутствие графического или смыслового сходства между ними свидетельствует о невозможности смешения указанных средств индивидуализации.

Вместе с тем, как справедливо отмечает заявитель кассационной жалобы, приведенные результаты сопоставления судом первой инстанции сравниваемых обозначений свидетельствуют не об отсутствии сходства, - вывод об отсутствии сходства исключен в силу полного вхождения единственного словесного элемента в товарном знаке истца в спорное обозначение ответчика, - а об отсутствии тождества таких обозначений. Однако приведенные в обжалуемых судебных актах результаты сравнения обозначений не исключают наличие иной степени сходства (высокой или низкой).

Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства обозначений следует признать не соответствующим вышеприведенным положениям Правил N 482 и пункта 162 Постановления N 10.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При выявлении какой-либо степени сходства обозначений (высокой, низкой) и какой-либо степени однородности (высокой, низкой) услуг осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

По вопросу однородности услуг суд первой инстанции указал следующее.

Как установил суд первой инстанции, ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 25.07.2008 на территории Краснодарского края. Основным видом экономической деятельности ответчика является торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.5). Дополнительными видами экономической деятельности ответчика являются ремонт машин и оборудования (код ОКВЭД 33.12); ремонт электрического оборудования (код ОКВЭД 33.14); ремонт прочего оборудования (код ОКВЭД 33.19); строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.20); разборка и снос зданий (код ОКВЭД 43.11); подготовка строительной площадки (код ОКВЭД 43.12); производство электромонтажных работ (код ОКВЭД 43.21); производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (код ОКВЭД 43.22); производство прочих строительно-монтажных работ (код ОКВЭД 43.29); производство штукатурных работ (код ОКВЭД 43.31); работы столярные и плотничные (код ОКВЭД 43.32); установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов (код ОКВЭД 43.32.1); работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (код ОКВЭД 43.33); производство малярных и стекольных работ (код ОКВЭД 43.34); производство прочих отделочных и завершающих работ (код ОКВЭД 43.39); производство кровельных работ (код ОКВЭД 43.91); работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (код ОКВЭД 43.99); работы каменные и кирпичные (код ОКВЭД 43.99.6); торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90); деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (код ОКВЭД 71.12); аренда и лизинг строительных машин и оборудования (код ОКВЭД 77.32); деятельность систем обеспечения безопасности (код ОКВЭД 80.20). При этом, как указал суд первой инстанции, истец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 04.05.2011 на территории Республики Башкортостан. Основным видом его экономической деятельности является торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.19). Эта группировка включает в себя розничную торговлю широким ассортиментом товаров, из которых продукты питания, напитки или табачные изделия не преобладают; деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента, включая одежду, мебель, бытовые приборы, скобяные изделия, косметику, ювелирные изделия, игрушки, спортивные товары и т.д. В дополнительных видах деятельности отсутствуют сходные виды деятельности с указанными у ответчика (абзацы второй-третий страницы 7 судебного решения).

Таким образом, суд первой инстанции произвел сравнение видов деятельности истца и ответчика, указанных, предположительно, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Вместе с тем, исходя из предмета доказывания, суду надлежало в целях установления наличия либо отсутствия однородности в рамках проверки сходства до степени смешения сравнить не декларируемые виды экономической деятельности истца и ответчика, а услуги (вид деятельности), фактически осуществляемые ответчиком с использованием спорного обозначения, и услуги, для которой зарегистрирован знак обслуживания истца, в защиту которого был предъявлен иск. Как указывалось выше, истец вменял ответчику в рамках настоящего спора незаконное использование спорного обозначения в качестве названия магазина розничной торговли. При этом знак обслуживания истца зарегистрирован в отношении услуги "реализация товаров".

Выводы об однородности либо неоднородности указанных услуг в обжалуемых судебных актах отсутствует.

При данных обстоятельствах, а именно: при ошибочном выводе об отсутствии сходства сравниваемых спорного обозначения и знака обслуживания и при отсутствии вывода о наличии либо однородности услуги (вид деятельности), фактически осуществляемые ответчиком с использованием спорного обозначения, и услуги, для которой зарегистрирован знак обслуживания истца, вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения (вероятности смешения) является преждевременным, сделанным с нарушением вышеприведенных положений Правил N 42 и пункта 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктами 1-3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Коллегия судей кассационной инстанции соглашается также и с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что суды необоснованно приняли во внимание то обстоятельство, что истец и ответчик осуществляют свою хозяйственную деятельность в различных регионах Российской Федерации. Так, исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования.

Суд кассационной инстанции также признает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о недостаточной мотивированности вывода суда первой инстанции, согласно которым истец не представил надлежащих доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности; представленными истцом доказательствами не подтверждается факт того, что истец использует зарегистрированный на его имя знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ и услуг; доказательств обратного в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено.

Так, как указывалось выше, в бремя доказывания истца, исходя из предмета данного спора, не входит доказывание использования самим правообладателем объектов интеллектуальной собственности, в защиту которых предъявлен иск. При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Таким образом, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать только те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В то же время в силу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Таким образом, указав, что обстоятельство использования самим правообладателем знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 543558 имеет значение для правильного рассмотрения настоящего дела, суд первой инстанции обязан был определить данное обстоятельство в качестве значимого и в порядке части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предложить истцу представить соответствующие доказательства.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что использование знака обслуживания не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, является правомерным способом использования товарного знака.

Сведения о государственной регистрации договоров о предоставлении права использования товарного знака (лицензионных договоров) отражается в открытом публично достоверном источнике информации - Государственном реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

При данных обстоятельствах указание судом первой инстанции на представленные истцом сведения об использовании знака обслуживания лицензиатами истца для индивидуализации предприятий торговли и вывод суда первой инстанции о злоупотреблении правом со стороны истца, не использующего спорный знак обслуживания, но предъявляющего иски в защиту исключительного права на него, носят противоречивый характер.

С учетом этого коллегия судей кассационной инстанции не усматривает основания не согласиться и с доводом заявителя кассационной жалобы относительно оспариваемого вывода судов о злоупотреблении правом в действиях истца, связанных с предъявлением иска по данному делу.

Так, в обоснование вывода о злоупотреблении истцом своими правами суд первой инстанции наряду с выводом о недоказанности истцом факта использования им самим знака обслуживания, в защиту которого был предъявлен иск, указал, что из информации, размещенной в открытом доступе, следует, что предприниматель является истцом по ряду дел в арбитражных судах Российской Федерации, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются компании и предприниматели, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью, а именно: предприниматель Ибатуллин А.В. являлся истцом более чем в 50 аналогичных арбитражных делах за последние три года.

Между тем, сославшись на указанное обстоятельство, суд первой инстанции не учел, что арбитражный суд вправе ссылаться помимо общеизвестных и преюдициальных обстоятельств только на обстоятельства, которые установлены им на основании имеющихся в материалах дела доказательств, в то время как в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, подтверждающие указанное судом первой инстанции обстоятельство.

Более того, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О указано на необходимость суду обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в каждом конкретном случае на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

Таким образом, судом первой инстанции не учтено, что для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом. Однако, констатировав участие истца в иных судебных разбирательствах, суд первой инстанции не установил, что в рамках этих дел судами установлено злоупотребление истцом правом по отношению к каким-либо лицам, в то время как факт неоднократного обращения лица в суд за защитой нарушенных прав не означает злоупотребление правом этим лицом. Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Апелляционный суд ошибки суда первой инстанции не исправил.

В отношении доводов заявителя кассационной жалобы относительно выводов судов о недоказанности (необоснованности) истцом размера компенсации, заявленной ко взысканию, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как указал суд первой инстанции в обжалуемом решении, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не предусмотрена возможность произведения расчета компенсации в зависимости от выручки, полученной ответчиком от своей деятельности. Истцом подробный расчет компенсации не был представлен суду. Представленные правовые обоснования о возможной получении прибыли ответчиком не подтверждены документально, ответчик размер прибыли в сумме 39,6 миллионов рублей категорически отрицал, в том числе в отзыве на исковое заявление. С отзывом истец ознакомлен, в подтверждение чего в материалы дела направил возражения на отзыв ответчика, однако доказательств, содержащих подтверждение суммы компенсации, не представил. При выбранном варианте расчете истца стоимости компенсации как двукратная стоимость оказанных услуг, сама по себе выручка не будет являться равной стоимости оказанных услуг. Истцом неверно приравнивается стоимость реализованных товаров к выручке от реализации товара, к количеству денежных средств, полученных от реализации товаров, а также общей выручке ответчика. Стоимость реализованных товаров состоит из себестоимости товара и услуг по реализации данного товара, то есть стоимость услуг по реализации товара значительно ниже, чем выручка от реализации товара (абзацы восьмой-одиннадцатый страницы 10 судебного решения).

Вместе с тем судом не учтено, что с учетом положений статьи 1477 ГК РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

Ответчик вправе оспорить стоимости оказанных услуг, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом - на оспаривание доказываемой истцом стоимости товаров (услуг), либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров (услуг), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости услуг и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость услуг в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Ответчик же вправе оспорить рассчитанный на основании открытых сведений о результатах его хозяйственной (финансовой) деятельности размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения либо иных доказательств, в том числе данных его бухгалтерского баланса.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись какие-либо документы, в том числе контррасчет, в обоснование контрдоводов относительно размера компенсации.

В тоже время суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о неправомерности расчета компенсации за одно правонарушение одновременно на основании подпунктов 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Так, в силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч то пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как указывалось выше, согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила этого Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Таким образом, правообладатель знака обслуживания вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

Как следует из содержания искового заявления иск был предъявлен в связи с одним (длящимся) правонарушением, выразившемся в использовании ответчиком спорного обозначения в качестве названия магазина. При этом из приведенной нормы права не следует, что истец по данной категории споров вправе за одно правонарушение предъявлять ко взысканию компенсации, рассчитанные разными способами.

Более того, из заявления (ходатайства) истца об уточнении исковых требований, поступившего в суд первой инстанции 18.05.2020 (т. 1, л.д. 74-79), не следует, что истец требовал взыскать компенсацию, рассчитанную разными способами для разных периодов времени либо в отношении разных видов деятельности (разных способов использования), либо в отношении "разных объемов одного вида деятельности". Из названного заявления следует, что истец произвел расчет компенсации в размере 3,6 млн. руб. в отношении не конкретизированной по периоду или способу использования "одной половины (50%) объема деятельности ответчика" и в размере 36 млн. руб. также не конкретизированной по периоду или способу использования "второй половины (50%) объема деятельности ответчика", заявив к взысканию итоговую сумму компенсации в ограниченном размере (800 000 рублей).

Такой "двойной" расчет компенсации не мог быть признан судом обоснованным как по размеру (структуре и первичным данным расчета), так и с точки зрения права.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и апелляционное постановление приняты с нарушением норм материального и процессуального права; содержащиеся в судебных актах выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в обжалуемых судебных актах отсутствует необходимое исследование и оценка имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем данный судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

При новом рассмотрении суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение  Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2020 по делу N А32-2250/2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

Ю.В. Борисова