Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2021 г. по делу N СИП-883/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и обязал Роспатент повторно рассмотреть это возражение, поскольку охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, его известность в РФ, тождественность спорного обозначения названию известного произведения, отсутствие согласия его правообладателя на регистрацию устанавливаются исходя из возражения заинтересованного лица, тогда как в данном деле оно не подавало возражение и в административной процедуре не участвовало

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 25 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "КАФЕ КАПРИ" (ул. Красная, д. 143/3, пом. 6, г. Краснодар, 350020, ОГРН 1092311000572) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1., Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.07.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018739280.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "КАФЕ КАПРИ" - Аладашвили И.Д. (по доверенности от 26.06.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-272/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КАФЕ КАПРИ" (далее - общество "КАФЕ КАПРИ", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.07.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018739280.

Как следует из материалов дела, 11.09.2018 общество "КАФЕ КАПРИ" обратилось в Роспатент с заявкой N 2018739280 на государственную регистрацию обозначения " " в качестве товарного знака в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам проведения государственной экспертизы было установлено, что словесный элемент заявленного обозначения "БУМБАРАШ" воспроизводит название кинофильма "Бумбараш" 1971 года выпуска, снятого киностудией имени А. Довженко по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара. Режиссерами указанного произведения являются Николай Рашеев, Абрам Народицкий.

С учетом данного обстоятельства в заключении государственной экспертизы был сделан вывод о том, что использование названия "Бумбараш" в качестве товарного знака способно вызывать ассоциации с тем, что лицо, оказывающее услуги, маркируемые данным обозначением, имеет разрешение на использование результатов творческого труда, относящихся к авторским правам иного лица.

Таким образом, на основании решения Роспатента от 24.10.2019 было отказано в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018739280 в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Не согласившись с принятым решением, общество "КАФЕ КАПРИ" обратилось в Роспатент с возражением, в обоснование которого указало на то, что действие исключительного авторского права А.П. Гайдара на литературное произведение "Бумбараш" истекло в 2012 году, при этом наличие у иных лиц авторских прав на кинофильм "Бумбараш" не было подтверждено документально.

Кроме того, заявитель отметил, что обозначение "Бумбараш" используется им для индивидуализации ресторанов, при этом совместно со словесным элементом им используется стилизованное изображение барашка в разных позах, что позволяет сделать вывод об отсутствии какой-либо ассоциации с персонажем произведения А.П. Гайдара.

Рассмотрев возражение общества "КАФЕ КАПРИ", Роспатент установил дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации обозначения по заявке N 2018739280 в качестве товарного знака, а именно его несоответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая во внимание известность аудиовизуального произведения "Бумбараш", а также учитывая наличие информации о его создателях (киностудия им. А. Довженко, режиссеры Н. Рашеев и А. Народицкий, сценарист Е. Митько), административный орган пришел к выводу о том, что использование названия аудиовизуального произведения в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение правообладателем своего присутствия на рынке либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя.

Таким образом, на основании решения Роспатента от 23.07.2020 возражение заявителя было оставлено без удовлетворения ввиду несоответствия обозначения по заявке N 2018739280 требованиям пункта 3 и пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, общество "КАФЕ КАПРИ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным и о возложении на Роспатент обязанности зарегистрировать обозначение по заявке N 2018739280 в качестве товарного знака.

В обоснование несогласия с решением Роспатента от 23.07.2020 заявитель указывает на то, что вывод административного органа о наличии исключительных авторских прав на аудиовизуальное произведение "Бумбараш" у киностудии им. А. Довженко, у режиссеров Н. Рашеева и А. Народицкого, а также у сценариста Е. Митько не подтвержден какими-либо сведениями и, следовательно, носит предположительный характер.

Кроме того, общество "КАФЕ КАПРИ" обращает внимание на то, что заявитель активно использует обозначение "Бумбараш" в своей коммерческой деятельности. Так, на сегодняшний день свою деятельность осуществляют три ресторана, а в ближайшее время планируется открытие еще двух ресторанов. При этом сеть ресторанов "Бумбараш" входит в группу компаний наряду с ресторанами "Bellini", "Barabulka", "Балерина и Бифштекс", "Бастурма", что подтверждается сведениями с сайтов http://www.bumbarash.ru, http://mandarinfamily.ru, https://www.facebook.com, https://www.instagram.com и др.

Дополнительно заявитель отмечает, что при оказании услуг совместно с коммерческим обозначением "Бумбараш" им используется стилизованное изображение барашка в разных позах, что позволяет сделать вывод об отсутствии какой-либо ассоциации с персонажем произведения А.П. Гайдара. Изображения барашка используются в меню, на дисконтных картах, в рекламе, в социальных сетях.

Общество "КАФЕ КАПРИ" также выражает несогласие с выводом Роспатента об известности кинофильма "Бумбараш", указывая на то, что критериями известности и значимости фильма могут служить публикации в авторитетных источниках, таких как книги, телевизионные передачи, публикации в киноведческих изданиях, информационные обзоры по теме кино и другие.

Таким образом, по мнению заявителя, изложенные в оспариваемом ненормативном правовом акте выводы административного органа не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются незаконными и необоснованными, в связи с чем решение Роспатента от 23.07.2020 подлежит признанию недействительным.

В последствии заявитель представил в материалы дела сведения, опровергающие, по его мнению, вывод административного органа об известности фильма "Бумбараш".

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором административный орган выразил несогласие с правовой позицией общества "КАФЕ КАПРИ".

По мнению административного органа, в отсутствие предусмотренных законом требований к источникам информации, в которых должны содержаться сведения о сходном с заявленным обозначением произведении, изложенные в оспариваемом решении ссылки на рейтинг фильма "Бумбараш" и на полученные им награды являются достаточными для вывода о его известности в Российской Федерации.

Кроме того, Роспатент отмечает, что наличие общедоступной информации о телефильме "Бумбараш" и о создателях названного аудиовизуального произведения позволяет считать киностудию им. А. Довженко, режиссеров Н. Рашеева и А. Народицкого, сценариста Е. Митько обладателями прав на часть сложного объекта - телефильма "Бумбараш", а именно на его название. При этом административный орган обращает внимание на то, что заявитель не представил в материалы административного дела документы, опровергающие факт наличия у указанных лиц исключительного права на название кинофильма "Бумбараш".

Таким образом, согласно позиции административного органа, с учетом того что обществом "КАФЕ КАПРИ" не было представлено согласие правообладателей кинофильма "Бумбараш" на государственную регистрацию обозначения по заявке N 2018739280 в качестве товарного знака, Роспатент пришел к правильному выводу о его несоответствии требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Выражая несогласие с правовой позицией заявителя, административный орган также указывает на то, что государственная экспертиза осуществляется в отношении обозначения в том виде, в котором оно заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, в связи с чем, вопреки доводу общества "КАФЕ КАПРИ", факт использования им в своей коммерческой деятельности словесного элемента "Бумбараш" совместно с изображением барашка не может служить обстоятельством, исключающим вывод о несоответствии обозначения по заявке N 2018739280 требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В судебном заседании представитель общества "КАФЕ КАПРИ" поддержал требования в полном объеме, ссылаясь на то, что решение административного органа вынесено с нарушением требований пункта 3 и пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на заявление.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "КАФЕ КАПРИ" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2018739280 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака (11.09.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ).

При оценке законности оспариваемого ненормативного правового акта судебная коллегия исходит из следующего.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Упомянутая норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Следует обратить внимание на то, что из такого понимания ложности обозначения в смысле этой нормы права исходит и сам Роспатент в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39.

В абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций N 39 отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Как указано в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: "описывает ли элемент товары ложно?"; "может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение?". Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке (знаке обслуживания), может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара/исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным изготовителем/исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром /услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Таким образом, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем. При определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущим введение потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ во внимание должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающих при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него старших прав на спорное обозначение.

Аналогичная правовая позиция неоднократно поддерживалась президиумом Суда по интеллектуальным правам в том числе в постановлениях от 04.06.2018 по делу N СИП-539/2017, от 15.02.2021 по делу N СИП-381/2020.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров /услуг.

Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Роспатент.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Представленные доказательства являются относимыми, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Как следует из оспариваемого решения, при оценке законности вывода государственной экспертизы о несоответствии обозначения по заявке N 2018739280 требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент исходил из того, словесный элемент "БУМБАРАШ" вызывает ассоциацию с названием кинофильма "Бумбараш", снятого по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара, в том числе повести "Бумбараш".

При этом административный орган принял во внимание, что аудиовизуальное произведение "Бумбараш" является известным, поскольку кинофильм получил приз за режиссуру на телефестивале в Ташкенте (1972), а также по независимым опросам фильм вошел в рейтинг "100 лучших российских фильмов" (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824662).

Кроме того, Роспатент установил, что обладателями исключительного права на это произведение искусства являются киностудия им. А. Довженко, режиссеры Н. Рашеев и А. Народицкий, а также сценарист Е. Митько

С учетом данных обстоятельств административный орган пришел к выводу о том, что использование названия аудиовизуального произведения в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение правообладателем своего присутствия на рынке либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя. В результате индивидуализация услуг 43-го класса МКТУ обозначением "БУМБАРАШ" способна привести к угрозе смешения лиц, оказывающих услуги под обозначением "БУМБАРАШ".

Оценивая законность решения Роспатента в указанной части, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что тождество словесного элемента обозначения по заявке N 2018739280 и названия фильма "Бумбараш" не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Наряду с этим судебная коллегия отмечает, что одним из юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению при определении способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно товара/услуги или его изготовителя, является сила ассоциаций, возникающих у потребителей при восприятии соответствующего обозначения. Применительно к рассматриваемому случаю сила таких ассоциаций подлежит определению в том числе с учетом известности фильма "Бумбараш" как аудиовизуального произведения, название которого тождественно единственному словесному элементу обозначения по заявке N 2018739280. При этом сила таких ассоциаций должна быть оценена по состоянию на дату обращения заинтересованного лица с заявкой в Роспатент.

Между тем установленный административным органом факт присвоения фильму "Бумбараш" приза за режиссуру на телефестивале в Ташкенте имел место в 1972 году, в то время как заявка N 2018739280 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака была подана обществом "КАФЕ КАПРИ" 11.09.2018. Ввиду того что между указанными событиями прошло значительное количество времени, сам по себе факт присуждения награды за создание фильма "Бумбараш", в отсутствие доказательств осведомленности потребителей о данном событии на дату приоритета спорного обозначения, не может свидетельствовать об известности соответствующего аудиовизуального произведения как такового.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что, утверждая о вхождении фильма "Бумбараш" в рейтинг "100 лучших российских фильмов", Роспатент основывался исключительно на сведениях, размещенных на сайте https://dic.academic.ru, который, как справедливо отмечает заявитель, не является авторитетным источником информации в области кинематографа.

Судебная коллегия соглашается с мнением Роспатента о том, что Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной и деловой информации наряду с традиционными источниками информации (энциклопедии, словари, справочники и т.д.).

Однако в сети Интернет размещается информация различного характера, часть которой может служить источником получения сведений, отвечающих критерию достоверности (сведения, находящихся в публичном доступе открытых реестров (например, получаемые с официального сайта налоговой службы сведения о юридических лицах); издания и публикации, находящиеся в публичном доступе на сайтах библиотек; диссертационные работы, электронные версии печатных изданий и проч.), а часть, размещенная юридическими и физическими лицами по своему усмотрению, не отвечает критерию достоверности, носит предположительный характер или выражает частное мнение какого-либо лица.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что информация из сети Интернет, в том числе с сайта https://dic.academic.ru без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности.

Кроме того, как следует из представленных обществом "КАФЕ КАПРИ" доказательств, по версии онлайн-кинотеатров "ivi", "kinopoisk" и "kino-teatr" фильм "Бумбараш" не был включен в такие рейтинги, как "120 советских фильмов, которые надо посмотреть за свою жизнь", "СССР: Самые кассовые фильмы" и "Рейтинг зрительских симпатий. Советское кино".

Судебная коллегия также отмечает, что, установив состав лиц, входящих в коллектив авторов аудиовизуального произведения "Бумбараш", административный орган не привел ссылки на конкретные доказательства или источники информации, которыми подтверждается соответствующее обстоятельство, а также не привел мотивы, руководствуясь которыми он сделал заключение о том, что на дату приоритета спорного обозначения соответствующие лица были известны в таком качестве потребителям услуг, указанных в перечне заявки N 2018739280.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что вывод административного органа о возможности возникновения у потребителей ассоциаций между словесным элементом заявленного обозначения и названием фильма "Бумбараш", а также между заявителем и правообладателями названного аудиовизуального произведения не основан на имеющихся в материалах дела доказательствах.

Судебная коллегия также учитывает, что другим юридически значимым обстоятельством, подлежащим установлению при определении способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, является близость областей деятельности или однородность товаров (услуг), в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения и для индивидуализации которых сходное обозначение используется другим лицом.

Как следует из материалов дела, правовая охрана обозначения по заявке N 2018739280 испрашивается обществом "КАФЕ КАПРИ" в отношении следующего перечня услуг 43-го класса МКТУ: "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские".

Целями оказания поименованных услуг являются приготовление пищевых продуктов и напитков для употребления, а также предоставление мест и питания в гостиницах, в пансионатах или в других заведениях временного проживания.

В то же время словесный элемент "Бумбараш" является названием аудиовизуального произведения (фильма) и индивидуализирует, таким образом, продукт кинематографического искусства.

Как указано в пункте 45 Правил ТЗ, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Между тем в рассматриваемом случае назначение услуг, для которых обществом "КАФЕ КАПРИ" испрашивается правовая охрана обозначения по заявке N 2018739280, отличается как от назначения фильмов (аудиовизуальных произведений), являющихся продуктами кинематографии, так и от назначения оказываемых посредством их демонстрации услуг, что не может свидетельствовать об их однородности.

Таким образом, судебная коллегия приходит к заключению о том, что при рассмотрении возражения заинтересованного лица Роспатентом не были установлены обстоятельства, имеющие существенное значение для вывода о том, что заявленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначение способно вызывать у потребителей ассоциации с названием фильма "Бумбараш", а также порождать в их сознании представление о происхождении поименованных в перечне заявки N 2018739280 услуг от лиц, являющихся правообладателями этого фильма. При этом, как следует из оспариваемого ненормативного правового акта, в нарушение вышеприведенных правовых норм и методических рекомендаций административным органом не была дана оценка степени правдоподобности таких ассоциаций.

В связи с изложенным вывод Роспатента о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно поименованных в перечне заявки услуг или оказывающего их лица не может быть признан законным и обоснованным. Следовательно, оспариваемое решение в указанной части не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Оценивая законность решения Роспатента от 23.07.2020 с учетом доводов заявления общества "КАФЕ КАПРИ", Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

По смыслу приведенной нормы права для ее применения необходимо установить следующие обстоятельства: охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака; его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака; тождественность обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, названию известного произведения; восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как названия конкретного произведения; отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию тождественного названию произведения товарного знака.

Произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права.

Вместе с тем не требуется, чтобы и название произведения само по себе, отдельно от всего произведения в целом, было признано самостоятельным результатом творческого труда автора - норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не направлена на защиту названия произведения как объекта авторского права.

Учету подлежит то, является ли конкретный элемент названием конкретного произведения. Это определяется исходя из того, сохраняет ли название произведения свою узнаваемость как часть конкретного произведения при его использовании отдельно от всего произведения в целом (абзац второй пункта 81 постановления от 23.04.2019 N 10).

Для того чтобы в целях применения нормы подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ признать использованным название конкретного произведения (при доказанности известности произведения), должны быть представлены доказательства его узнаваемости в товарном знаке применительно к адресной группе потребителей именно как названия конкретного произведения.

Аналогичный подход приведен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2020 по делу N СИП-310/2019, от 20.01.2020 по делу N СИП-311/2019 и других.

Как следует из оспариваемого ненормативного правового акта и усматривается из материалов административного дела, в заключении государственной экспертизы обозначения по заявке N 2018739280 отсутствовал вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем по результатам рассмотрения возражения общества "КАФЕ КАПРИ" Роспатент установил, что единственный словесный элемент обозначения " " воспроизводит название двухсерийного музыкального телефильма 1971 года, правообладателями которого являются киностудия им. А. Довженко, режиссеры Н. Рашеев и А. Народицкий, а также сценарист Е. Митько.

Принимая во внимание творческий характер и оригинальность словесного элемента "Бумбараш", свидетельствующие об охраноспособности названия кинофильма в качестве самостоятельного объекта авторских прав, а также учитывая отсутствие доказательств того, что правообладателями фильма было предоставлено согласие на использование обществом "КАФЕ КАПРИ" словесного элемента "Бумбараш" для индивидуализации указанных в перечне заявки услуг, административный орган пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Между тем судебная коллегия полагает, что при рассмотрении возражения заинтересованного лица и при принятии оспариваемого ненормативного правового акта административный орган не учел следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела N СИП-414/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра в порядке кассационного производства) и от 18.02.2021 по делу N СИП-479/2020.

Роспатентом не было учтено, что согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения оно не подлежит проверке на соответствие его требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, а проверяется только на соответствие требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, основание, приведенное в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы заявленного обозначения (пункт 1 статьи 1499 названного Кодекса). Равным образом оно не может быть применено Роспатентом по возражению лица, подавшего заявку, и на стадии оспаривания отказа в государственной регистрации товарного знака. Эта стадия последовательно продолжает стадию регистрации товарного знака.

Для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ законом предусмотрены иной правовой механизм и иная процедура, которые соответствуют существу охраняемого данной нормой интереса, - оспаривание уже зарегистрированного товарного знака заинтересованным лицом путем подачи им соответствующего возражения (подпункт 1 пункта 2 статьи 1512, пункты 1 и 2 статьи 1513 ГК РФ).

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу N СИП-162/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2017 N 300-ЭС17-6463 отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 11.12.2020 по делу N СИП 793/2019, от 25.12.2020 по делу N СИП-116/2020 и от 18.02.2021 по делу N СИП-479/2020.

Таким образом, из положений пункта 1 статьи 1499, подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 и пункта 1 и пункта 2 статьи 1513 ГК РФ в их взаимосвязи следует, что в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения оно не подлежит поверке на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, а для проверки его на соответствие этим требованиям и проверки доводов об использовании в товарном знаке объекта авторского права без согласия правообладателя и для восстановления его авторских прав законом предусмотрена иная специальная процедура - подача правообладателем произведения и рассмотрение Роспатентом возражения против состоявшейся регистрации товарного знака.

Предусмотренное подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ основание к отклонению притязаний лица на правовую охрану товарного знака является так называемым относительным основанием к отказу в регистрации, защищает сугубо частный интерес правообладателя объекта авторского права, не может применяться без установления факта наличия у определенного лица исключительного права на то или иное произведение, а потому вопрос о его применении не должен решаться в отсутствие на это воли такого правообладателя.

Установление факта наличия исключительного права на объект авторского права и других фактических обстоятельств, необходимых для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, должно происходить в условиях состязательной процедуры рассмотрения спора с предоставлением его сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять доводы и возражения. Государственный орган не может подменить собой сторону этого спора.

Вышеуказанные обстоятельства (охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, тождественность обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, названию известного произведения, восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как названия конкретного произведения, отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию тождественного названию произведения товарного знака) устанавливаются исходя из доводов возражения.

В настоящем деле такое заинтересованное лицо не подавало свое возражение, в административной процедуре не участвовало.

С учетом изложенного судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к заключению о том, что вывод административного органа о несоответствии обозначения по заявке N 2018739280 требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ сделан с нарушением норм материального права и предусмотренных законом правил рассмотрения возражения заинтересованного лица.

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Как следует из комплексного толкования процессуальных норм, предусмотренных Правилами N 56, решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 136 постановления от 23.04.2019 N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная оценка судом документов, представленных с возражением, без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Между тем Роспатентом не дана надлежащая оценка доводов и доказательств, представленных заявителем в обоснование своей правовой позиции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения 775734, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствует как о незаконности принятого решения Роспатента от 23.07.2020, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов заявителя возражения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Таким образом, в абзаце втором пункта 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 указаны два самостоятельных основания, при выявлении которых суд обязывает Роспатент повторно рассмотреть возражение:

существенное нарушение процедуры принятия решения по результатам рассмотрения возражения;

наличие обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента.

В рассматриваемом случае суд установил наличие обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебной проверки решения Роспатента: вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно поименованных в перечне заявки услуг или лица, от которого они исходят, был сделан без учета доводов заинтересованного лица. При этом ввиду отсутствия выводов об известности аудиовизуального произведения "Бумбараш" в тексте заключения государственной экспертизы заявитель был лишен возможности изложить мотивы своего несогласия с оспариваемым ненормативным правовым актом в этой части при обращении в Роспатент с возражением.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения заявителя не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам заинтересованного лица. Допущенные административным органом нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

В связи с изложенным для восстановления нарушенных прав заявителя Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение на решение административного органа от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018739280 в качестве товарного знака с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "КАФЕ КАПРИ" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.07.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018739280 как не соответствующее требованиям пункта 3 и пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "КАФЕ КАПРИ" на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018739280.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "КАФЕ КАПРИ" (ул. Красная, д. 143/3, пом. 6, г. Краснодар, 350020, ОГРН 1092311000572) в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 3 000 (Три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур