Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2021 г. по делу N СИП-281/2020 Суд удовлетворил требование заявителя и признал недействительным решения Роспатента об отказе в признании товарного знака общеизвестным в РФ, поскольку у Роспатента не имелось оснований для вывода о том, что заявленное обозначение перестало соответствовать признакам общеизвестного товарного знака на момент подачи компанией заявления о признании обозначения общеизвестным товарным знаком

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 8 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Сидорской Ю.М., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исаковской А.И. (до перерыва) и Зангиевым И.А. (после перерыва) рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" (Мамоновский пер., д. 4, стр.1, Москва, 123001, ОГРН 1037709006312) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343) от 27.12.2019 об отказе в признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603305 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" - Акимова Е.А., Великоборцева Н.В., Вербицкая Л.В. (по доверенности от 11.03.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.08.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" (далее - заявитель, общество "Меркатор Холдинг", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.12.2019 об отказе в признании товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 603305 общеизвестным в Российской Федерации с 22.08.2019 товарным знаком в отношении товаров 12-го класса "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), с учетом принятого судом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество "Меркатор Холдинг" полагает, что при рассмотрении заявления Роспатент не исследовал все доказательства, представленные заявителем в материалы административного дела; изложенные в оспариваемом решении Роспатента выводы являются необоснованными и немотивированными, в связи с чем оно является недействительным, так как противоречит статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статье 6.bis Конвенции по охране промышленной собственности (совершена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), подпункту 3 пункта 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент), а также положениям Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Заявитель указывает, что, отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент сослался на отсутствие динамики финансовых показателей у общества "Меркатор Холдинг" по использованию товарного знака, однако не выяснил, как именно эпизодическое снижение показателей повлияло на известность заявленного обозначения. При этом Роспатент не учел, что общество "Меркатор Холдинг" является одним из лидеров российского рынка производства, поставки и сервисного обслуживания дорожной и коммунальной техники. Доля рынка заявителя за последние годы демонстрирует стабильный рост: в 2016 году доля рынка заявителя составила 13% (второе место), в 2017 году - 17% (второе место), в 2018 году - 27% (первое место). Заявитель является одним из крупнейших поставщиков специализированной коммунальной техники в рамках государственного заказа, входит в тройку лидеров по активам среди компаний, осуществляющих оптовую торговлю автотранспортными средствами кроме пассажирских.

Не соглашаясь с выводом Роспатента об отсутствии в материалах дела доказательств общеизвестности заявленного обозначения на всей территории Российской Федерации, заявитель считает указанную позицию ошибочной, поскольку применимые положения международных и российских правовых актов не требуют предоставления доказательств известности товарного знака потребителям, проживающим во всех административно-территориальных образованиях государства.

Заявитель полагает, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом необоснованно не были приняты во внимание данные, подтверждающие широчайший географический охват и другие доказательства интенсивной деятельности заявителя с использованием товарного знака:

1) структура компании и место производства товаров, маркированных товарным знаком;

2) география поставок товаров, маркированных товарным знаком;

3) сведения о рекламных и маркетинговых кампаниях товаров, маркированных товарным знаком.

С учетом данных сведений заявитель делает вывод о том, что не только специалисты, но и рядовые потребители фактически знакомы с товарным знаком ввиду его широкого продвижения и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

Не соглашаясь с выводом Роспатента о невысокой различительной способности спорного товарного знака и невысоком уровне его известности исходя из данных социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее - "ВЦИОМ"), заявитель указывает, что Рекомендации по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 01.06.2001 N 74, которыми руководствовался административный орган, не имеют обязательного характера и должны соответствовать правовым актам более высокого уровня, включая Парижскую конвенцию, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее - Соглашение ТРИПС), Совместную рекомендацию о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятую на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов Всемирной организации интеллектуальной собственности 20-29.09.1999 (далее - Рекомендация ВОИС) и Пояснительные примечания к ней, ни в одном из которых нет четких требований к проводимому социологическому опросу.

При этом согласно данным отчета в соответствии с опросом общественного мнения, проведенным "ВЦИОМ" в 2017 году, товарный знак знаком 72% опрошенных специалистов. Данное обстоятельство, по мнению заявителя, свидетельствует о высоком уровне известности спорного товарного знака среди специалистов.

Кроме того, заявитель полагает, что доводы Роспатента относительно нарушения положений указанного акта по поводу количества опрошенных респондентов (400 человек) являются необоснованными, поскольку опрос общественного мнения был проведен среди целевой группы специалистов в организациях Российской Федерации, ответственных за выбор и закупку коммунальной, дорожной, строительной и аэродромной техники.

С учетом всего объема представленных материалов, подтверждающих интенсивность использования товарного знака на территории Российской Федерации вплоть до даты подачи заявления, общество "Меркатор Холдинг" полагает, что уровень известности потребителей по состоянию на испрашиваемую дату (22.08.2019) существенно не изменился.

Кроме того, как отмечает заявитель, изложенная им правовая позиция о высоком уровне известности товарного знака "МЕРКАТОР" подтверждается данными по результатам социологического опроса 2016 года, проведенного в отношении иного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 221822.

Опровергая вывод Роспатента о том, что потребитель при восприятии дорожной и коммунальной техники в первую очередь будет акцентировать внимание на присутствующих на машинах известных брендах - КАМАЗ, Volvo, Mitsubishi, Mercedes-Benz и т.д., заявитель отмечает, что отчетом из независимой базы данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения, содержащей сведения о коммунальной технике, подтверждено отсутствие среди крупнейших российских производителей данного сектора владельцев товарных знаков Volvo, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Bucher, Iveco, Larue, Kramer, Scania, Holder, Volk и др.

В связи с этим заявитель считает, что специалисты-потребители товаров, маркированных спорным товарным знаком, при выборе не акцентируют внимание на иных присутствующих на машинах брендах, а только на товарном знаке заявителя.

Заявитель не согласен также с выводом Роспатента о том, что представленные материалы не доказывают высокую известность заявленного товарного знака в связи с использованием в них изображения товарного знака не только в том виде, в котором ему испрашивается охрана в качестве общеизвестного.

Отмечая, что за всю историю своего существования общество "Меркатор Холдинг" использовало единообразные средства индивидуализации, не прибегая к радикальному ребрендингу, заявитель указывает, что уже в самом раннем товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 221822 присутствует узнаваемый словесный элемент "МЕРКАТОР", являющийся частью его фирменного наименования, а также зеленый равносторонний треугольник с лучами, исходящими из одной из вершин. При этом словесный элемент "МЕРКАТОР" присутствует практически во всей серии товарных знаков заявителя, в том числе по свидетельствам Российской Федерации N 342537, 342538, 592508, 595110, 595111, 595112, 595113, 595114, 595115, 595116, 603224, 644674, а узнаваемый треугольный изобразительный элемент становится основой для серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 342538, 603306, 603309, 603310, 603311, 603312.

Третий элемент знака в виде стилизованного изображения божьей коровки, заменяющей литеру "О" в слове "МЕРКАТОР", имеется в товарных знаках заявителя с 2015 года, среди них товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 595110, 595111, 595112, 595113, 595114, 595115. 595116, 603224, 644674.

Три указанных элемента, по мнению заявителя, составляют узнаваемую композицию спорного товарного знака и успешно индивидуализируют общество "Меркатор Холдинг", о чем свидетельствует весь представленный массив материалов, относящийся к истории существования и использования заявителем всех вариантов товарного знака заявителя до финального ребрендинга. При этом заявитель полагает, что потребители воспринимают спорное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, не как новое обозначение его товаров, а как обновленную версию уже известных им товарных знаков. Это опровергает довод Роспатента о том, что узнаваемость исследуемого знака обеспечивается исключительно за счет размещения товарного знака на традиционном оранжевом фоне спецтехники.

При этом общий вывод Роспатента об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака приобретшим высокую различительную способность в результате его использования сделан, по мнению заявителя, без исследования всех представленных в материалы административного дела доказательств, в том числе относящихся к использованию элементов исследуемого товарного знака до ребрендинга, что является нарушением требований, изложенных в пункте 71 Административного регламента.

В связи с вышеизложенным заявитель полагает, что представленные им документы и сведения не получили полную и всестороннюю оценку с учетом вышеприведенных норм российского и международного права с точки зрения подтверждения факта широкой известности товарного знака на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров. Данное нарушение, как считает заявитель, привело Роспатент к неверному выводу об отсутствии документов, достаточных для подтверждения общеизвестности спорного товарного знака.

Роспатент представил отзыв и письменные пояснения, в которых просит отказать в удовлетворении требований заявителя, полагая заявленные требования необоснованными.

В судебном заседании представители общества "Меркатор Холдинг" поддержали заявленные требования.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, в Роспатент 22.08.2019 поступило заявление общества "Мекатор Холдинг" о признании с 01.08.2017 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603305 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров в отношении товаров 7-го класса МКТУ "бункера саморазгружающиеся [механические]; установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", 12-го класса МКТУ "автомобили, кузова для автомобилей; транспортные средства; шасси транспортных средств; некоторые части транспортных средств; автобусы; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-бетоносмесители, автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; автофургоны; аппараты, перемещающиеся по земле; машины поливочные".

Впоследствии в соответствии с подпунктом 11 пункта 18 Административного регламента дата, с которой испрашивалась общеизвестность, заявителем была изменена на 22.08.2019.

По результатам экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатент 27.12.2019 принял решение об отказе в удовлетворении заявления общества "Меркатор Холдинг" о признании спорного товарного знака общеизвестным в отношении товаров 7, 12-го классов МКТУ.

Общество "Меркатор Холдинг", полагая, что решение Роспатента от 27.12.2019 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным в части (с учетом принятого судом уточнения заявленных требований).

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении поданного обществом "Меркатор Холдинг" заявления, затрагивает его права и законные интересы. Заинтересованность заявителя в оспаривании решения Роспатента обусловлена принадлежностью ему исключительных прав на серию товарных знаков "МЕРКАТОР" по свидетельствам Российской Федерации N 342537, 342538, 592508, 595110, 595111, 595112, 595113, 595114, 595115, 595116, 603224, 603306, 603309, 603310, 603311, 603312, 644674, а также фактом использования спорного обозначения.

С учетом даты подачи заявления (22.08.2019) законодательство, применимое для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, включает ГК РФ, Административный регламент, Правила N 56.

Судебная коллегия также полагает необходимым принять во внимание положения Парижской конвенции и подходы, сформулированные в Рекомендации ВОИС.

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации, по решению Роспатента может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в себя подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения: об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения; о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность; о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты); о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Судебная коллегия учитывает, что положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечня доказательств, которыми может подтверждаться признание товарного знака общеизвестным. Положения пункта 3 статьи 17 Административного регламента направлены на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, однако приведенный в нем перечень предоставляемых документов не является исчерпывающим, что следует из самой формулировки указанной нормы, использующей приведенный перечень как примеры возможных документов.

Таким образом, заявитель вправе представлять любые доказательства в подтверждение общеизвестности товарного знака.

Согласно статье 2 Рекомендации ВОИС при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

При этом в качестве рекомендованных факторов указываются такие как степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительность степени использования знака в географическом районе и любой деятельности по продвижению знака; учитываются материалы, отражающие факты успешного осуществления права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране - члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Вышеуказанные факторы могут помочь компетентному органу сделать заключение о том, является ли знак общеизвестным, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств. В некоторых случаях актуальной может быть совокупность всех факторов. В иных случаях актуальность могут иметь лишь некоторые из них. И наконец, в других случаях все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

Таким образом, все указанные положения и разъяснения направлены на выяснение вопросов использования обозначения, причем использования в отношении товаров определенного лица, то есть в качестве средства его индивидуализации (товарного знака), и при этом такого использования, о котором известно соответствующему потребителю.

В случае если на соответствующую дату использование обозначения не установлено либо речь идет об использовании в ином качестве, либо об использовании, о котором потребителю неизвестно, вывод о приобретении обозначением статуса общеизвестного товарного знака на указанную дату сделан быть не может.

Для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения на территории Российской Федерации обществом "Меркатор Холдинг" были представлены следующие документы: копия свидетельства о регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603305; сведения об иных товарных знаках заявителя; интервью с председателем Совета директоров общества "Меркатор Холдинг" о выборе символики; копии договоров на поставку техники; справка о перечне населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарных знаков (в период 2005 - 2018 годы); копии договоров на сервисное обслуживание; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя, а также в отношении общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Калуга", общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Интернейшнл"; копия статьи Вячеслава Савельева "Проверка на дорогах" в журнале "Eurostandard", 2008 год, выпуск N 15; информация о структуре заявителя; информация о партнерстве; информация о создании завода во Владивостоке; информация о включении в рейтинг "ТехУспех 2017"; информация о проекте создания самоходной фрезерно-роторной снегоуборочной машины "Бора" в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"; информация о грантах и субсидиях; письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.01.2018 о включении в программу поддержки частных высокотехнологических компаний-лидеров; письмо Министерства экономического развития Калужской области от 15.07.2019 о включении завода "Меркатор Калуга" в перечень производителей регионального значения; информация об иной деятельности заявителя; документы в части подтверждения участия в выставках и конференциях; фотографии, подтверждающие демонстрацию на выставках и конференциях товаров, маркированных спорным товарным знаком, USB-накопитель с файлами и датой сохранения файлов; документы, подтверждающие предоставление независимой базы данных, содержащей сведения о коммунальной технике, а также отчет, подготовленный на основании независимой базы данных, содержащей сведения о коммунальной технике; информация из системы "СПАРК", подтверждающая объемы государственных контрактов, заключенных заявителем; информация из системы "СПАРК", подтверждающая лидерство заявителя среди компаний, осуществляющих оптовую торговлю автотранспортными средствами, кроме пассажирских; копия отчета N 195-09 "Об оценке рыночной стоимости нематериальных активов" от 17.06.2019, подготовленного Гильдией экспертов и оценщиков "Аргумент"; справка о произведенной для заявителя продукции для дальнейшей продажи за 2005 по 2018 годы; справка о среднегодовом количестве заказчиков по техническому обслуживанию за 2011 - 2018 годы; копии благодарственных писем и грамот; документы, подтверждающие затраты на благотворительность; документы, подтверждающие поддержку заявителем создания фильма "Смерть в пенсне или наш Чехов"; сувенирная продукция: подарочный бумажный пакет, книжка детская "Как меркатоша спасает новый год", календарь 2017 года, подарочный пластиковый пакет, кружка керамическая, елочные игрушки, коробочка леденцов, флажок, подстаканники, брелок, льняной мешок, блокноты, тетрадь, папки; информационные письма потребителей-специалистов, осуществляющих закупку товаров заявителя; каталоги продукции заявителя, каталог техники; справка об использовании товарного знака; договоры оклейки специализированной коммунальной техники; новостные статьи о заявителе; справка о затратах на рекламу; копии эфирных справок и договоров на оказание услуг по продвижению и рекламе; справки заявителя по рекламе товарного знака; кадры из рекламного ролика, транслируемого на телеканалах и содержащего изображение товарного знака и DVD-диск с рекламным роликом; скриншоты с официального аккаунта заявителя на сайте www.voutube.com; информация о фильме "Калуга. "Умная" дорога", https://tvbrics.com/shows/kaluga-umnaya-doroga/; новостные статьи об участии заявителя в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года; копия опроса "ВЦИОМ" от 31.07.2017; копия отчета "Об оценке рыночной стоимости нематериальных активов" N 155-01 от 07.08.2015, подготовленного Гильдией экспертов и оценщиков "Аргумент"; письменные разъяснения Фонда "ВЦИОМ" по вопросу репрезентативности выборки; справка о патентах заявителя и копии свидетельств; копии договоров о сотрудничестве; структура компаний заявителя; соглашение с "Bucher Schorling AG" от 01.07.2013 с переводом на русский язык; сводный отчет "Мониторинг вышедших публикаций о компании "Меркатор Холдинг", период май 2018 года - октябрь 2019 года.

По результатам анализа указанных материалов Роспатент пришел к выводу о том, что они не подтверждают приобретение широкой известности спорным товарным знаком по состоянию на 22.08.2019 в результате длительного и интенсивного использования в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении заявленных товаров 7-го класса МКТУ "установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", товаров 12-го класса МКТУ "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные", как того требует норма статьи 1508 ГК РФ.

В частности, отказывая в удовлетворении заявления о признании спорного товарного знака общеизвестным, Роспатент указал, что часть представленных заявителем материалов носит информационный характер о развитии деятельности общества "Меркатор Холдинг".

Материалы, касающиеся участия заявителя в выставках и конференциях, не подтверждают, по мнению Роспатента, высокую активность заявителя при участии в данных мероприятиях, поскольку в своем большинстве они проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

Оценивая иные представленные заявителем материалы, Роспатент указал, что из заявления не усматриваются территории и объемы распространения диска с художественным фильмом "Смерть в пенсне или наш Чехов", спонсированного заявителем, при этом заявление не содержит документального подтверждения распространения сувенирной продукции, а проведенная рекламная кампания (наружная реклама, публикации в средствах массовой информации (далее - СМИ), радио, ТВ) заявителя ввиду незначительного географического охвата (например, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ставрополь, Калуга, Оренбург, Волгоград, Астрахань, Владивосток, Иркутск, Архангельск, Красноярск, Екатеринбург, Смоленск, Казань, Талдом, Краснодар) не может считаться активной широкой рекламной кампанией на федеральном уровне, соответствующем притязаниям на статус общеизвестности для товарного знака.

Документы, касающиеся доли рынка компаний-производителей дорожной и коммунальной техники, Роспатент не принял во внимание в качестве доказательств широкой известности спорного товарного знака, поскольку в 2016 и 2017 годах доля рынка заявителя (14%, 18%) значительно уступает доле рынка "КДМ им. М.И. Калинина" (35% и 30%). При этом согласно представленным отчетам к 2019 году наблюдается спад в отношении объемов государственных контрактов, заключенных и завершенных заявителем, к 2017 году снижаются прибыль и рентабельность продаж заявителя. Роспатент указал, что согласно отчету в области оптовой торговли автотранспортными средствами (кроме пассажирских) заявитель уступает лидирующие позиции таким компаниям как: общество с ограниченной ответственностью "МАН ТРАК ЭНД БАС РУС", общество с ограниченной ответственностью "ИСТК".

Информационные письма потребителей-специалистов, осуществляющих закупку коммунальной спецтехники заявителя, Роспатент счел не подтверждающими его доводы, поскольку они не содержат детальных позиций техники.

Копии благодарственных писем и грамот, документы, подтверждающие затраты на благотворительность, Роспатент не принял во внимание, учитывая, что они не содержат каких-либо фактических сведений о длительном и интенсивном использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603305.

Не были приняты во внимание Роспатентом и заверенные заявителем справки о способах использования товарного знака, о перечне населенных пунктов, где производилась реализация товаров, о рекламе.

Фотографии коммунальной техники, каталог коммунальной техники за 2016 год, сведения о патентах заявителя, содержащие другие обозначения, отличные от спорного товарного знака, либо не содержащие его, договоры, в которых в качестве изготовителя машин имеется указание на открытое акционерное общество "Завод Комплексные Дорожные Машины им. М.И. Калинина", Роспатент отклонил как не подтверждающие длительное и интенсивное использование спорного товарного знака.

В отношении социологического опроса "ВЦИОМ" Роспатент указал, что он не может быть положен в основу выводов коллегии о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603305 общеизвестным в отношении испрашиваемых товаров 07-го и 12-го классов МКТУ, учитывая, что он не проводился среди широкой аудитории, а также не содержит мнения потребителей по состоянию на испрашиваемую дату (22.08.2019). При этом Роспатент отметил, что в нарушение пункта 3.3 Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента 01.06.2001 N 74, география исследования в опросе "Россия" не содержит какого-либо уточнения в отношении городов, где проводился опрос. Количество опрошенных респондентов (400 человек) не соответствует требованиям пункта 3.4 указанных Рекомендаций (не должно быть менее 500 человек в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте).

Кроме того, Роспатент указал, что с учетом всех имеющихся в деле документов за 4 года (спорный товарный знак наносился на коммунальную технику с 2015 года) в период, предшествовавший дате, с которой испрашивается признание рассматриваемого товарного знака общеизвестным, не представляется возможным установить его длительное и интенсивное использование.

Учитывая данные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о том, что представленные материалы не содержат сведений, позволяющих установить на испрашиваемую в заявлении дату (22.08.2019), что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 603305 приобрел признаки общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 7-го класса МКТУ "установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", товаров 12-го класса "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные".

Судебная коллегия полагает, что, вопреки доводу Роспатента о наличии лидирующих позиций у других компаний, общество "Меркатор Холдинг" в настоящем деле привело подробные статистические данные, подтверждающие, что доля его рынка за последние годы демонстрирует стабильный рост, что заявитель является одним из крупнейших поставщиков специализированной коммунальной техники в рамках государственного заказа, входит в тройку лидеров по активам среди компаний, осуществляющих оптовую торговлю автотранспортными средствами, кроме пассажирских.

Суд признает обоснованными доводы общества "Меркатор Холдинг" о том, что Роспатент не дал оценку документально подтвержденным сведениям о высоком уровне активности заявителя на рынке указанных товаров и о признании его значимости контрагентами и государством.

Так, в декабре 2017 года заявитель вошел в топ-15 компаний по темпам роста в рейтинге "ТехУспех 2017", цель которого поиск и продвижение реальных производителей технологически сложных продуктов, и получил звание "Национального Чемпиона". Заявитель участвует в проектах, обладающих стратегической значимостью для Российской Федерации, неоднократно получал государственные гранты и субсидии, а также был отобран для участия в приоритетном проекте Минэкономразвития России "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров" в 2017 году. В июле 2019 года завод "Меркатор Калуга" был включен в перечень производителей регионального значения. В соответствии с отчетом N 195-09 об оценке рыночной стоимости нематериальных активов от 17.06.2019, подготовленным Гильдией экспертов и оценщиков "Аргумент", стоимость товарного знака на сегодняшний день составляет 880 000 000 (Восемьсот восемьдесят миллионов) рублей, что на 330 000 000 больше по сравнению со стоимостью товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 221822 (в 2015 году до ребрендинга). Данные показатели свидетельствует о существенной положительной динамике в развитии бренда заявителя, однако Роспатентом не была дана оценка представленным доказательствам. Роспатент ограничился только указанием на их информационный характер, не исследовав их содержание и значение для рассмотрения дела.

Соглашаясь с позицией заявителя о том, что Роспатент не вправе настаивать на применении определенных, более строгих критериев (например, количественного) при оценке объема реализации товаров, количества потребителей товара, положения изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики, судебная коллегия исходит из того, что в нормативных актах отсутствует исчерпывающий перечень критериев и доказательств общеизвестности товарного знака, в связи с чем соответствующий административный орган обязан анализировать представленные обществом "Меркатор Холдинг" доказательства в совокупности и их взаимосвязи.

Для вывода о том, что заявленный товарный знак является общеизвестным, правовое значение имеют, прежде всего, его известность и узнаваемость потребителями и ассоциирование с источником происхождения товаров с использованием этого средства индивидуализации. При этом рост или спад объема продаж либо ежегодно заключаемых контрактов является лишь одним из факторов, влияющих на формирование у потребителей представлений и ассоциаций, подлежащих установлению при решении вопроса об общеизвестности этого обозначения.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2018 по делу N СИП-684/2017.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что довод Роспатента об отсутствии положительной динамики финансовых показателей деятельности заявителя по использованию спорного товарного знака сам по себе не подтверждает отсутствие оснований для признания его общеизвестным. При этом, как правильно указывает заявитель, Роспатентом не была дана оценка тому, как именно эпизодическое снижение показателей повлияло на известность заявленного товарного знака.

Судебная коллегия отмечает, что снижение объемов производства маркированного товара, а также иные факторы (например, существенное положение товара на рынке), могут быть учтены Роспатентом при оценке уровня известности знака, но только при мотивированной оценке обстоятельств того, как именно эпизодическое снижение показателей повлияло на известность заявленного обозначения.

Общество "Меркатор Холдинг" также правильно указывает, что в оспариваемом решении Роспатент настаивал на применении критериев преимущественной доли рынка и ежегодной динамики роста объемов производства и затрат на рекламу, однако не привел аргументов в пользу значимости именно этих критериев для установления известности заявленного товарного знака. При этом Роспатент не произвел анализ всех представленных доказательств, что могло привести к неверному выводу об отсутствии документов, достаточных для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения.

В оспариваемом решении Роспатент также уклонился от исследования доказательств, содержащих данные о широком географическом охвате и другие доказательства интенсивной деятельности заявителя с использованием товарного знака: сведений о структуре общества и месте производства товаров, маркированных товарным знаком, которые производятся по всей России; сведений о географии поставок товаров, маркированных товарным знаком; сведений о рекламных и маркетинговых кампаниях товаров, маркированных товарным знаком. Не получил оценку Роспатента и сформированный заявителем сводный отчет "Мониторинг вышедших публикации о компании "МЕРКАТОР ХОЛДИНГ" за период май 2018-октябрь 2019 о публикациях в СМИ, касающихся деятельности заявителя.

Как отмечает заявитель, на сегодняшний день его деятельность включает в себя деятельность целого ряда юридических лиц, расположенных по всей России, включая такие дочерние общества, как общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Дизайн", общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Санкт-Петербург", общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Казань", а также аффилированные юридические лица, включая общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Калуга", общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Восток", общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Интернейшнл", общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Интернейшнл К". Производство общества "Меркатор Холдинг" располагается в различных точках России. Представленные документы не нашли отражения в решении Роспатента.

При обращении в Роспатент заявитель указывал, что поставляет товары по всей территории России (около 73 регионов), включая такие города как Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Саранск, Алушта, Волгоград, Краснодар, Иркутск и другие, представив в подтверждение данного обстоятельства договоры поставки, а также справку о перечне населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарных знаков (в период с 2005 по 2018 годы).

Судебная коллегия полагает, что Роспатент необоснованно не принял во внимание справку, заверенную заявителем, поскольку географический охват деятельности заявителя подтверждается представленными договорами поставки и купли-продажи.

Заявителем в материалы дела были представлены сведения о рекламных и маркетинговых кампаниях товаров, маркированных спорным товарным знаком, которые должны были быть учтены в совокупности Роспатентом при оценке уровня известности знака. Указанные расходы на рекламу включают в себя демонстрацию видеороликов, в которых использован товарный знак, на региональных и всероссийских телеканалах "Подмосковье 360", "Москва 24", "Москва Доверие", "ТВЦ" (в городах Оренбург, Красноярск, Калуга, Иркутск, Екатеринбург, Кострома, Архангельск) и НТВ (например, в городе Кострома), ведение официального аккаунта на сайте www.youtube.com, где также размещены рекламные ролики, в которых демонстрируется товарный знак, демонстрацию продукции на ведущих мировых выставках специализированной коммунальной техники. Указанные документы, вопреки доводу Роспатента, подтверждают широкий географический охват рекламной кампании заявителя.

Как следует из представленных документов, продвижение товарного знака также осуществляется путем поддержки заявителем различных социально-значимых мировых и общероссийских мероприятий, включая Универсиаду в Казани, саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпиаду в Сочи, Чемпионат мира по футболу, проведенный на территории Российской Федерации в 2018 году.

Судебная коллегия при этом отмечает необоснованный отказ Роспатента в объективной оценке материалов, касающихся участия заявителя в выставках и конференциях в связи с их прохождением в Москве и Санкт-Петербурге, учитывая, что проведение подобных мероприятий в указанных городах обусловлено их статусом городов федерального значения. Кроме того, в представленных материалах имеются дипломы и благодарности за участие заявителя в выставках, проводившихся в городах: Уфа, Ростов-на-Дону, Ереван, Челябинск.

Отказывая в удовлетворении заявления, Роспатент исходил из отсутствия в деле документов за 4 года (спорный товарный знак наносился на коммунальную технику с 2015 года), свидетельствующих о его длительном и интенсивном использовании.

Между тем Роспатент не дал оценку доводу заявителя о том, что обновленный дизайн зарегистрированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603305 представляет собой версию предыдущих дизайнов товарных знаков, что уже само по себе обеспечивает его высокую различительную способность. При этом, как обоснованно отмечает заявитель, за всю историю своего существования общество "Меркатор Холдинг" использовало единообразные средства индивидуализации, не прибегая к радикальному ребрендингу.

В обоснование довода о высоких объемах продажи техники, маркированной заявленным обозначением, представлены в частности копии договоров на поставку товаров и сервисное обслуживание, справка о перечне населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарных знаков (в период 2005 - 2018 годы), письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.01.2018 о включении в программу поддержки частных высокотехнологических компаний-лидеров; письмо Министерства экономического развития Калужской области от 15.07.2019 о включении завода "Меркатор Калуга" в перечень производителей регионального значения; справка о среднегодовом количестве заказчиков по техническому обслуживанию за 2011 - 2018 годы; сводный отчет "Мониторинг вышедших публикаций о компании "МЕРКАТОР ХОЛДИНГ", период май 2018 года - октябрь 2019 года и другие документы. Данные документы не были оценены Роспатентом, в том числе во взаимосвязи с другими доказательствами.

Не оценил Роспатент в оспариваемом решении и представленные в материалы дела доказательства, свидетельствующие о том, что потребители воспринимают спорное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, не как новое обозначение товаров заявителя, а как обновленную версию уже известных им товарных знаков и не усматривают каких-либо значимых различий.

Так, из данных социологического опроса "ВЦИОМ" в 2017 году следует, что товарный знак в уже обновленной версии знаком 72% опрошенных специалистов.

Действительно по правилам статьи 1508 ГК РФ в качестве общеизвестного товарного знака может быть зарегистрировано обозначение только в том виде, в котором оно на испрашиваемую в заявлении дату было известно широким кругам потребителей. Однако это не означает, что для подтверждения такой известности могут исследоваться доказательства использования обозначения исключительно в том виде, который заявляется для признания общеизвестным товарным знаком.

Известность конкретного обозначения может быть основана и на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если доказано, что потребитель перенес известность ранее использовавшегося обозначения на новое (заявленное для признания общеизвестным товарным знаком).

Указанная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 по делу N СИП-370/2019.

Роспатент также считает, что отчет "ВЦИОМ" не является допустимым доказательством ввиду неверного выбора категории опрашиваемых лиц, малого количества опрошенных, недостаточной географии исследования, отсутствия данных об известности товарного знака на дату, на которую испрашивается общеизвестность.

Судебная коллегия полагает, что данный вывод недостаточно мотивирован и основан на неверном анализе данных, представленных в опросе.

Так, результаты этого опроса свидетельствуют о повышении интереса к товарам общества "Меркатор Холдинг" по сравнению с результатами социологического опроса 2016 года, проведенного в отношении иного товарного знака заявителя по свидетельству Российской Федерации N 221822, относящегося к единой серии товарных знаков.

Роспатент также подвергает сомнению объективность результатов исследования общеизвестности товарного знака, поскольку исследование проводилось только среди целевой группы специалистов в организациях Российской Федерации, ответственных за выбор и закупку коммунальной, дорожной, строительной и аэродромной техники.

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что согласно пункту 3.4 Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 01.06.2001 N 74, на которые ссылается Роспатент, количество опрошенных должно отвечать целям объективности проводимого опроса. При этом в данном пункте указано, что минимальное количество, как правило, не должно быть менее 500 в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте. Следовательно, минимальное количество опрошенных может варьироваться в зависимости от различных факторов, например, с учетом узкого или широкого круга потребителей заявленных товаров, характерных особенностей потребителей и других.

Как было указано выше, Рекомендации ВОИС и Соглашение ТРИПС в качестве рекомендованных факторов указывают в том числе на такие, как степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества (в соответствующих кругах общества).

То обстоятельство, что спорным товарным знаком обозначаются товары, предназначенные не для широкого круга потребителей, не может являться препятствием для признания товарного знака общеизвестным.

Исходя из этого, судебная коллегия полагает, что при оценке объективности проведенного опроса по критерию репрезентативности подлежат учету, в частности, особенности предмета социологического исследования - специализированной дорожной техники, имеющей достаточно узкий круг потребителей.

Судебная коллегия отмечает, что довод Роспатента о широком круге потребителей коммунальной и дорожной техники, которые могут принадлежать на праве собственности обычным гражданам, носит общий, предположительный характер. Между тем представленными заявителем документами (договорами поставки и купли-продажи) подтверждается специальный круг потребителей дорожной техники, учитывая, что ее заказчиками являются крупные предприятия, организации и муниципальные образования.

Кроме того, суд отмечает, что "ВЦИОМ" в своих дополнительных разъяснениях подтвердил неизменность общего вывода исследования и при увеличении объема выборки в 2,5 раза, то есть до 1000 человек.

При оценке результатов социологического исследования Роспатент также исходил из того, что социологический опрос не подтверждает широкую известность заявленного обозначения на испрашиваемую дату 22.08.2019, поскольку он произведен в июле-августе 2017 года.

Вместе с тем судебная коллегия считает, что для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и высокая узнаваемость среди потребителей товаров и ассоциирование с источником происхождения товаров с использованием этого средства индивидуализации.

Социологический опрос является не единственным и не решающим показателем, который позволяет оценить формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения на конкретную дату.

При этом, как следует из изложенного выше, Роспатент не произвел анализ всех представленных заявителем доказательств, что привело к неверному выводу об отсутствии документов, достаточных для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения на 22.08.2019.

Судебная коллегия также отклоняет довод Роспатента о том, что материалы дела не подтверждают факт осуществления заявителем производства товаров 12-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалось признание спорного товарного знака общеизвестным.

По мнению судебной коллегии, в материалы дела было представлено достаточное количество доказательств, подтверждающих, что группа компаний заявителя производит товары 12-го класса МКТУ "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника".

Конкретные виды дорожной и коммунальной техники (специальных наземных транспортных средств), выпускаемые заявителем, прямо поименованы в следующих документах: договорах на поставку и сервисное обслуживание; каталогах продукции заявителя, на каждом из которых на обложке и страницах используется испрашиваемый к общеизвестности товарный знак заявителя; распечатках информации с официального сайта заявителя http://www.merkatorgroup.ru и скриншотах с официального аккаунта заявителя на канале youtube; многочисленных статьях рекламного и информационного характера, как исходящих от самого заявителя, так и от различных новостных и специализированных порталов.

Ссылка Роспатента в письменных пояснениях на отдельные договоры поставки и приложения к ним, а именно на приложения N 5, 6 к договору купли-продажи N 799/16/МХ, приложение N 1 к договору от 10.02.2016 N 47487 с указанием на то обстоятельство, что автомобили ЭД-244КМ и ЭД500К производятся публичным акционерным обществом "КАМАЗ", на техническое задание к контракту от 09.06.2016 N 198/2016-АД, приложение N 1 к договору поставки от 16.06.2016 N ОВ/К-8223-36-01-С-01, контракт N 367/2016-АД, спецификацию (приложение N 1) к муниципальному контракту от 07.02.2014 N 0101300031313000187-0103257-02, спецификацию (приложение N 1) к договору купли-продажи от 12.05.2014 N 136/14-Л/16-КАЗ, согласно которым заявитель фактически осуществлял продажу транспортных средств и навесного оборудования с последующей установкой на автомобиль как отдельных товаров, не опровергает доводов заявителя.

Вопреки позиции Роспатента, остальными договорами поставки, которые не получили оценки в решении Роспатента, подтверждается продажа и поставка заявителем непосредственно изготавливаемой им специальной дорожной коммунальной техники: машины коммунальной на базе трактора "Беларус-82.1", транспортно-бытовой машины на шасси Камаз-43118-3078-46, подметально-вакуумной машины ЭД-244КМ-08 на шасси Камаз-53605, мусоровоза марки ЭД 310С SCANIAP250LB4Х2HSA и других.

Договорами о сотрудничестве с крупнейшими производителями непассажирских транспортных средств "BUCHER", "Камаз", "МАЗ" и другими подтверждается, что производимые им шасси и машины используются заявителем в качестве частей транспортных средств, создаваемых им в процессе собственной производственной деятельности. В данных соглашениях прямо указано, что заявитель является официальным партнером указанных производителей и осуществляет производство, доработку, изготовление специальной техники на базе их автошасси и последующую реализацию (соглашение о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью "МАЗ" от 31.08.2018 N 152/502/67753/К-18, партнерское соглашение с открытым акционерным обществом "Камаз", генеральное соглашение с "BUCHER" от 01.07.2013).

Указанными договорами о сотрудничестве, приказом генерального директора общества об оклейке всех единиц произведенной специальной техники товарным знаком, а также договорами оклейки всей специализированной дорожной и коммунальной техники товарным знаком заявителя, фотографиями с выставок регионального, российского и международного значения, где визуально очевидно использование товарного знака на производимых заявителем товарах, кадрами рекламных роликов товаров заявителя, транслируемых на телеканалах и содержащих изображение товарного знака, документами, подтверждающими заключение и исполнение договоров на производство и размещение рекламы товаров заявителя, информацией из системы "СПАРК", подтверждающей объемы государственных контрактов, заключенных заявителем в отношении произведенной дорожной и коммунальной техники, информационными письмами потребителей-специалистов, осуществляющих закупку товаров заявителя, подтверждается также использование обществом "Меркатор Холдинг" товарного знака на дорожной и коммунальной технике.

При этом коллегия отмечает, что производимые и реализуемые заявителем товары 12-го класса МКТУ, относящиеся к дорожной и коммунальной технике, являются наземными транспортными средствами.

В соответствии со статьей 12 Правил дорожного движения "транспортное средство" представляет собой устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов и оборудования, установленного на нем.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) "специальное транспортное средство" - транспортное средство, предназначенное для выполнения специальных функций, для которых требуется специальное оборудование (автокраны, пожарные автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.д.)

В соответствии с установленными Техническим регламентом требованиями к идентификации транспортных средств (часть 1 Приложения 17 Технического регламента) на каждое транспортное средство (шасси) изготовителем должен быть нанесен идентификационный номер, который является уникальным в течение, по крайней мере, 30 лет (VIN).

На первых трех позициях идентификационного номера должен быть приведен международный идентификационный код изготовителя WMI (World Manufacturers Identification). Присвоение международных идентификационных кодов изготовителям осуществляется компетентным органом страны, на территории которой изготовитель зарегистрирован как лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность.

Согласно пункту 1.3.1 Приложения 17 Технического регламента изготовитель, являющийся юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, использующий для производства транспортных средств покупные шасси или базовые транспортные средства иного изготовителя, формирует и наносит на такие транспортные средства новый идентификационный номер, отличный от идентификационного номера покупных шасси. Ранее присвоенный идентификационный номер шасси (базового транспортного средства) должен быть сохранен на транспортном средстве.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" установлен порядок государственной регистрации на территории Российской Федерации автомототранспортных средств, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также прицепов к ним (далее - транспортные средства), принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Подтверждением статуса заявителя как изготовителя транспортных средств является присвоенный заявителю WMI (World Manufacturers Identification) - всемирный индекс изготовителя (Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства, которое было представлено в Роспатент). Присвоенный международный код производителя WMI дает заявителю право производить и присваивать произведенным транспортным средствам собственные идентификационные номера (VIN).

Данное обстоятельство не получило оценки в оспариваемом решении.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что группа компаний заявителя производит именно средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог, что подтверждается присвоенным продукции кодом ОКПД 2 29.10.59.130.

При этом на каждый вид производимой продукции, маркированный товарным знаком, заявитель получает соответствующий акт/одобрение типа транспортного средства, что подтверждается выборкой актов на модели ЭД600АК, ЭД500К, ЭД244КМ, где четко указано, что несмотря на использование базового шасси КАМАЗа, изготовителем указанных товаров является именно группа компаний заявителя.

Аналогичная информация содержится в заключениях Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, получаемых на маркированную товарным знаком специальную технику, выпускаемую группой компаний заявителя, которые подтверждают производство транспортных средств на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного доводы Роспатента об отсутствии в материалах дела информации о видах товаров заявителя не соответствуют материалам дела.

При этом судебная коллегия отклоняет довод Роспатента, изложенный в письменных пояснениях, о том, что заявителем непосредственно в Суд по интеллектуальным правам были представлены, в связи с чем не подлежат оценке: справка о видах дорожной и коммунальной техники; приказ президента общества "Меркатор Холдинг" от 19.02.2015 N 1902/1/15 об обязательном нанесении на дорожную и коммунальную технику спорного товарного знака; справка общества "Меркатор Холдинг" о национальном режиме; справка о заказчиках общества "Меркатор Холдинг"; справка общества "Меркатор Холдинг" о производимых данным лицом видам техники по классам МКТУ; справка общества "Меркатор Холдинг" о финансовых показателях российского рынка спецтехники; свидетельство федерального государственного унитарного предприятия "НАМИ" о присвоении международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (WMI); копии паспортов транспортных средств; акты Союза "Торгово-промышленная палата Калужской области"; одобрения типа транспортного средства Таможенного Союза; заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.03.2020 N 21758/07, от 13.10.2020 N 76186/07, от 31.12.2019 N 95855/07, о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 137 Постановления N 10 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Несмотря на то, что данные доказательства не представлялись обществом "Меркатор Холдинг" в Роспатент при рассмотрении его заявления 22.08.2019, они не дополняют заявление новыми доводами и основаниями, а направлены на уточнение и подтверждение ранее изложенной позиции заявителя об осуществлении им производства товаров 12-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалось признание товарного знака общеизвестным, в связи с чем суд полагает возможным принять к сведению данные документы.

Судебная коллегия также не может согласиться с доводом Роспатента о том, что деятельность заявителя фактически соотносится с услугами по установке оборудования (37-й класс МКТУ) и продаже товаров (35-й класс МКТУ), поскольку, как следует из представленных документов, они лишь частично подтверждают деятельность заявителя, которая может быть классифицирована как оказание данного вида услуг.

По мнению Роспатента, товары 12-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается общеизвестность товарного знака, имеют широкий круг потребителей, не ограниченный какой-либо конкретной специальностью или компетенцией. Соответственно, как полагает Роспатент, представленные заявителем материалы не могут свидетельствовать о том, что спорный товарный знак стал широко известен на 22.08.2019 среди соответствующих потребителей в качестве средства индивидуализации товаров 12-го класса МКТУ заявителя.

Между тем Роспатент не учел, что в силу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности) общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров/услуг, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами/услугами, как происходящими из определенного источника.

Соответственно общеизвестность товарного знака должна определяться, как было отмечено выше, не в отношении всего населения России, а в отношении целевой аудитории, использующих товары заявителя.

Производимые обществом товары 12-го класса МКТУ относятся к категории технически сложных дорогостоящих товаров длительного использования. Данные товары не являются товарами широкого потребления. Их использование в дорожном и коммунальном хозяйстве осуществляется, прежде всего, муниципальными и государственными службами ведения хозяйства (среди клиентов заявителя - государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги", являющееся ведущей организацией дорожно-коммунального хозяйства по комплексному обслуживанию и содержанию автомобильных дорог Москвы, акционерное общество "Татавтодор" - дорожная компания Республики Татарстан, занимающаяся строительством и ремонтом крупнейших автомагистралей Татарстана). Соответственно непосредственно вовлеченными в процесс использования товаров заявителя являются специалисты, ответственные за выбор и закупку коммунальной и дорожной техники в крупных организациях Российской Федерации соответствующего сектора экономики.

Учитывая изложенное, судебная коллегия считает, что в данном случае представленные обществом "Меркатор Холдинг" в Роспатент документы и сведения не получили полную и всестороннюю оценку с учетом ранее приведенных норм российского и международного права с точки зрения подтверждения факта широкой известности спорного обозначения на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров, что могло привести Роспатент к неверному выводу об отсутствии документов, достаточных для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения.

В соответствии с требованиями пунктов 66, 73 Административного регламента коллегия на заседании рассматривает все представленные заявителем материалы, заслушивает доводы заявителя, его представителя, участвующего в рассмотрении заявления.

Административное действие по принятию решения по заявлению Роспатентом предусматривает проверку рассмотрения заявления на заседании коллегии в соответствии с пунктами 66-70 Административного регламента и принятие с учетом указанной проверки решения на основе заключения коллегии.

Следует отметить, что настоящий спор рассматривается по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в рамках которого в силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно на Роспатенте, как на органе, который принял оспариваемое решение, лежит обязанность доказывания его законности.

Вместе с тем Роспатент соответствующую обязанность не исполнил и не указал, какие обстоятельства не позволили ему полно и всесторонне оценить все представленные заявителем доказательства.

В пункте 4.3 Правил N 56 предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Уклонение Роспатента от рассмотрения доводов заявителя и оценки документов и сведений, представленных им, по мнению судебной коллегии, является существенным нарушением процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

На основании изложенного судебная коллегия полагает, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения существенно нарушена процедура рассмотрения заявления общества "Меркатор Холдинг".

Как разъяснено в абзаце втором пункта 136 Постановления N 10, нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений и заявлений являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Поскольку Роспатентом была дана оценка не всем доказательствам, представленным обществом "Меркатор Холдинг", что не позволило административному органу всесторонне, полно и объективно рассмотреть заявление, данное обстоятельство является самостоятельным основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным в части названных товаров 12-го класса МКТУ в связи с существенным нарушением процедуры рассмотрения заявления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 этого Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для признания недействительным решения Роспатента от 27.12.2019 об отказе в удовлетворении заявления о признании спорного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в части товаров 12-го класса   "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника" как не соответствующего пункту 1 статьи 1508 ГК РФ и считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть заявление общества "Меркатор Холдинг" от 22.08.2019 с учетом настоящего решения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по настоящему делу, понесенные заявителем, относятся на Роспатент как орган, принявший не соответствующий закону ненормативный правовой акт.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2019 об отказе в признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603305 общеизвестным в Российской Федерации с 22.08.2019 товарным знаком в отношении товаров 12-го класса "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков как не соответствующее статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603305 общеизвестным в Российской Федерации с 22.08.2019 товарным знаком в отношении указанных товаров с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" (ОГРН 1037709006312) 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

А.А. Снегур