Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2020 г. N С01-1491/2020 по делу N А40-251115/2019 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак передано на новое рассмотрение, поскольку суды не установили обстоятельства, относительно того, использовал ли ответчик при выполнении работ по договору подряда оригинальный товар

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "КТП" (115419, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 44, пом. I, Москва, ОГРН 1147746119872) на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 по делу N А40-251115/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "КТП" к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС" (ул. Очаковская Б., д. 47А, стр. 1, Москва, 119361, ОГРН 5137746007339) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Новый век" (пер. Духовской, д. 17, стр. 15, эт. 2, ком. 1, ОГРН 1187746909943), индивидуальный предприниматель Кирюшин Александр Геннадьевич (Москва, ОГРНИП 319774600153765), публичное акционерное общество "Микрон" (пр-д Западный первый, д. 12, стр. 1, г. Зеленоград, Москва, ОГРН 1027700073466).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "КТП" - Заварзина Н.И. (по доверенности от 28.11.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС" - Завьялов Я.А. (по доверенности от 09.01.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КТП" (далее - общество "КТП") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС" (далее - общество "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС") о взыскании компенсации за нарушения исключительного права на товарный знак "QTP" по свидетельству Российской Федерации N 547590 в размере 5 117 726 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Новый век" (далее - общество "Новый век"), индивидуальный предприниматель Кирюшин Александр Геннадьевич, публичное акционерное общество "Микрон" (далее - общество "Микрон").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "КТП" просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт или направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на нарушение судами норм статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), которой предусмотрен неисчерпывающий перечень введения товаров в гражданский оборот. Использование при выполнении работ по договору подряда контрафактных материалов является нарушением исключительного права истца. Общество "КТП" отмечает, что правомерность использования ответчиком товарного знака при указании материалов в договоре подряда, актах приемки выполненных работ ответчиком не подтверждена, а судом не исследована.

Общество "КТП" указывает, что ввезенные ответчиком для выполнения работ по договору с третьим лицом (обществом "Микрон") материалы, на которых был размещен товарный знак "QTP" у истца не закупались и приобретены быть не могли, так как в необходимом объеме не производились, при этом товар был расфасован в упаковку, имитирующую оригинальную. На основании анализа представленных в материалы дела доказательств (составленной заказчиком описи материалов, журнала готовой продукции, инструкции по контролю готовой продукции, паспортов качества на номера партии 5527, 5824, 6141, 6235, 6236) общество "КТП" пришло к выводу о том, что законно промаркированным товарным знаком правообладателя является только товар QTP 1140, партия N 5527, в количестве 24 банки. Остальная продукция обществом "КТП" не производилась. Указанные обстоятельства, по мнению общества "КТП", свидетельствуют о факте нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что суд в нарушение части 6 статьи 71, части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посчитал доказанным факт приобретения товара у общества "Новый век", подтвержденный только копией документа (универсального передаточного акта от 16.04.2019 N 1/1604/19) в отсутствие оригинала данного документа. По мнению кассатора, общество "Новый век" обладает признаками "фирмы-однодневки", вследствие чего не могло осуществить поставку материалов ответчику.

Общество "КТП" полагает, что судами при принятии оспариваемых судебных актов не была дана надлежащая оценка расчету размера компенсации, подготовленному истцом на основании статьи 1515 ГК РФ.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения; ответчик полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что истцом не доказано введение ответчиком товара в гражданский оборот, подтверждены материалами дела.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель ответчика просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу истца без удовлетворения.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Рассмотрев кассационную жалобу общества "КТП", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "КТП" является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 547590 (дата приоритета 09.04.2014).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 1, 2, 27-го классов (в том числе для товаров грунтовки, краски, лаки, составы для внутренней отделки) и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности общества "КТП" является производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

При обращении в арбитражный суд с иском общество "КТП" указало, что ему стало известно об использовании принадлежащего ему товарного знака обществом "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС": в сети Интернет (https://www.roseltorg.ru/procedure/COM03121800041) содержится информация о проведении торгов на выполнение работ по ремонту наливного пола в принадлежащих обществу "Микрон" помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12; подрядчиком по договору на выполнение работ является общество "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС".

Согласно представленному в материалы дела техническому заданию при выполнении работ по ремонту наливного пола подлежат использованию следующие материалы, маркированные принадлежащим истцу товарным знаком:

- эпоксидный грунт QTP 1000;

- эпоксидный состав для выравнивания QTP 1020;

- декоративный эпоксидный наливной состав QTP 1140;

- полиуретановый полуматовый лак QTP 2160.

Общество "КТП" письмом от 29.04.2019 N 73/04-19 уведомило заказчика работ (общество "Микрон") о том, что работы по ремонту наливного пола в помещениях, расположенных по упомянутому адресу, ведутся с использованием фальсифицированных материалов, сообщило, что общество "КТП" является единственным производителем материалов, реализуемых под торговой маркой "КТП". Этим же письмом истец указал, что общество "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС" приобрело у производителя материалы, достаточные для выполнения работ на площади, не превышающей 150  , в то время как по техническому заданию по договору ремонту подлежат 665  полов, и просило оказать содействие в сборе доказательственной базы для защиты коммерческих интересов.

Обществом "Микрон" составлена опись применяемых материалов при осуществлении строительных работ, которая представлена в материалы дела.

Письмом от 07.05.2019 N 74/05-19 общество "КТП" по результатам анализа описи строительных материалов и фото применяемого материала сообщило заказчику выполнения работ (обществу "Микрон"), что крышки упаковки применяемого материала не оформлены надлежащим образом; этикетки, наклеенные на банки, в большинстве случаев не соответствуют фирменной маркировке; под одним номером партии указаны разные типы материалов, разные цвета и компоненты; основная часть поставленного на объект материала не производилась обществом "КТП".

Общество "КТП" 26.07.2019 направило в адрес общества "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС" претензию с требованием прекратить нарушение исключительных прав истца и уплатить компенсацию.

Неисполнение требований претензии в добровольном порядке послужило основанием для обращения общества "КТП" в Арбитражный суд города Москвы с рассматриваемым иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что основным видом деятельности ответчика является производство строительных и ремонтных работ; ответчик не осуществляет производство красок, лаков и аналогичных материалов. Суд отметил, что между обществом "МИКРОН" и обществом "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС" заключен договор подряда, предметом которого является ремонт наливного пола, а не поставка или производство красок, лаков и аналогичных материалов, что исключает какой-либо умысел общества "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС" в производстве и реализации контрафактного товара.

Судом первой инстанции признан неосновательным довод истца о том, что материал для производства работ ответчиком у общества "КТП" не закупался в необходимом объеме, поскольку в материалы дела представлены:

- универсальный передаточный документ от 24.04.2019 N 435/2, который подтверждает факт приобретения ответчиком у истца эпоксидного грунта QTP 1000, эпоксидного состава для выравнивания QTP 1020, декоративного эпоксидного наливного состава QTP 1140 и полиуретанового полуматового лака QTP 2160;

- универсальный передаточный документ от 26.06.2019 N 744/2, который подтверждает факт приобретения ответчиком у истца полиуретановый полуматовый лак QTP 2160;

- универсальный передаточный документ от 13.02.2019 N 97/2, который подтверждает факт приобретения ответчиком у истца эпоксидного грунта QTP 1000, декоративного эпоксидного наливного состава QTP 1140.

Судом отмечено, что иные представленные в материалы дела документы также не свидетельствуют о факте реализации контрафактного товара при проведении ответчиком ремонтных работ. Приобретение товара не является использованием спорного обозначения. Необходимо доказать введение товара в гражданский оборот, соответствующие доказательства истцом не представлены.

Помимо этого судом проверен и признан неверным расчет истца.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая спор, согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно отметив, что согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 07.10.2019 за отчетный период с 13.02.2019 по 07.10.2019 стоимость работ и материалов составила 1 072 453 руб. 69 коп. (в том числе стоимость материалов 240 672 руб. 29 коп.), что имеет существенное расхождение с заявленными требованиями. Доказательств, подтверждающих введение ответчиком в гражданский оборот контрафактного товара, истцом не представлено.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать соответствующими закону выводы судов первой и апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по мотиву недоказанности введения товара в гражданский оборот и наличии расхождений в расчете стоимости компенсации.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При этом требование о взыскании компенсации может быть удовлетворено при доказанности факта введения контрафактного товара в гражданский оборот. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

Как было указано ранее, отказ в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации судами первой и апелляционной инстанции мотивирован тем, что истцом не доказан факт введения ответчиком в гражданский оборот контрафактного товара.

Как разъяснено в пункте 156 постановления N 10, способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака; исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак. Такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Между тем из буквального толкования пункта 2 статьи 1484 ГК РФ явно следует, что перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что использование материалов с размещенным на них товарным знаком подрядчиком при выполнении работ по договору подряда иждивением подрядчика означает введение соответствующих товаров в гражданский оборот. Соответствующий вывод следует из системного толкования положений главы 37 ГК РФ и положений статьи 1484 ГК РФ.

В соответствии со статьей 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Таким образом, по общему правилу работы выполняются иждивением подрядчика.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (пункт 5 статьи 723 ГК РФ).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 745 ГК РФ обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Принимая во внимание, что подрядчик, предоставивший материал для выполнения работ, передает заказчику результат выполнения работ (статьи 702, 740 ГК РФ), передача результата выполненных работ означает передачу и использованных при выполнении работ материалов, стоимость которых подлежит оплате подрядчику наряду со стоимостью выполненных работ (в унифицированных актах формы КС-2 стоимость материалов выделяется отдельными строками), следовательно, использование подрядчиком материалов при исполнении договора подряда является способом введения товара в гражданский оборот.

В связи с изложенным при выявлении контрафактности использованных при выполнении работ материалов, правообладатель не лишен возможности предъявить требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Материалами рассматриваемого дела подтверждена принадлежность истцу товарного знака " ". Использование ответчиком строительных материалов, маркированных данным обозначением при ремонте принадлежащих третьему лицу помещений усматривается из представленных в дело доказательств (в частности, в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 07.10.2019 N 1 на сумму 1 072 453 рублей 69 копеек зафиксировано использование при производстве работ грунтовки эпоксидной, состава эпоксидного для выравнивания и подготовки поверхностей перед нанесением покрытия, состава эпоксидного двухкомпонентного "наливной пол", лака полиуретанового для пропитки бетонных полов, маркированных принадлежащим истцу товарным знаком). Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Истцом в ходе рассмотрения спора в материалы дела представлялись доказательства, свидетельствующие, по его мнению, о контрафактности части товара, использованного ответчиком при производстве работ по заключенному с обществом "Микрон" договору.

Из содержания обжалуемых судебных актов следует, что суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора по существу не устанавливали обстоятельства, относительно того, использовал ли ответчик при выполнении работ по упомянутому договору оригинальный товар. Между тем данные обстоятельства входят в предмет доказывания по рассматриваемому делу.

Из материалов дела не следует, что весь объем материалов, использованных при выполнении строительных работ, ответчик приобрел у истца. Напротив, судом первой инстанции произведен расчет стоимости материалов, приобретенных ответчиком у третьих лиц и использованных при производстве работ по договору подряда, заключенному с обществом "Микрон".

С учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик, ссылаясь в обоснование своих возражений на законность введения спорных товаров в гражданский оборот должен представить соответствующие доказательства.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что судами первой и апелляционной инстанции не дана оценка копии универсального передаточного акта от 16.04.2019 N 1/1604/19, представленного в материалы дела в подтверждение факта приобретения товара у общества "Новый век", в том числе на предмет реальности факта поставки (в целях проверки соответствующих доводов истца).

В отношении выводов судов относительно представленного истцом расчета суммы компенсации Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как отмечено в пункте 62 указанного Постановления, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости введенных в гражданский оборот товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость товаров, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости введенных в гражданский оборот (использованных при выполнении работ по договору подряда) материалов, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При установлении факта нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак отказ в удовлетворении иска о взыскании компенсации по мотиву недоказанности стоимости введенных в гражданский оборот товаров не соответствует положениям ГК РФ о защите интеллектуальных прав, а также разъяснениям практики применения законодательства, в частности, пункту 59 Постановления от 23.04.2019 N 10.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом стоимости и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

В то же время Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что по данной категории споров именно на ответчике лежит бремя доказывания несоответствия стоимости товаров, на которые незаконно нанесен товарный знак, и как следствие наличие оснований для снижения заявленного размера компенсации.

Суд по интеллектуальным правам не соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отказе в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в том числе в связи с наличием существенных расхождений в расчете компенсации. Установление факта нарушения исключительного права на товарный знак само по себе исключает возможность освобождения ответчика от мер имущественной ответственности.

Учитывая, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного судебного акта, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства, при этом распределить судебные расходы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 по делу N А40-251115/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по тому же делу - отменить.

Направить дело N А40-251115/2019 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина