КС РФ снова указал на необходимость пересмотра порядка расчета компенсации за незаконное использование товарного знака

timbrk / Depositphotos.com

Устанавливающие возможные меры защиты исключительных прав нормы гражданского законодательства предоставляют правообладателям прав на некоторые виды результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации возможность выбрать: требовать от нарушителя таких прав возмещения причиненных убытков или выплаты компенсации. Причем при выборе второго варианта правообладателю не нужно доказывать размер понесенных убытков (п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса). Величина такой компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, например, или рассчитывается судом исходя из характера нарушения и может составлять от 10 тыс. до 5 млн руб., или устанавливается в виде двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо двукратной стоимости права использования товарного знака, при определении которой за основу берется сумма, обычно взимаемая за его правомерное использование при сравнимых обстоятельствах (п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

В случае, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности (РИД) или средств индивидуализации, компенсация выплачивается за каждый неправомерно используемый объект интеллектуальной собственности. Если же права на соответствующие РИД или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, суд может установить общий размер компенсации за нарушение прав на них на уровне ниже предусмотренных ГК РФ пределов – с учетом характера и последствий нарушения, но итоговая величина компенсации не может составлять менее 50% суммы, полученной при сложении минимальных размеров компенсаций за все допущенные нарушения (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Еще в 2016 году Конституционный суд Российской Федерации, рассмотрев обращение Арбитражного суда Алтайского края, полагавшего, что такой порядок расчета величины компенсации ограничивает полномочия судов по уменьшению суммы взыскиваемой компенсации до размера, соответствующего фактическим последствиям нарушения гражданских прав и требованиям разумности и справедливости, признал положения подп. 1 п. 4 ст. 1515, подп. 1 ст. 1301 и подп. 1 ст. 1311 ГК РФ, устанавливающие минимальные и максимальные суммы компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, произведение и объект смежных прав соответственно, не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ не позволяют судам устанавливать размер компенсации ниже закрепленных минимальных пределов. Взыскание компенсации в размере, находящемся в рамках таких предельных значений, который даже с учетом возможности его снижения во много раз превышает величину причиненных правообладателю убытков (если их размер может быть установлен с разумной степенью достоверности), приводит к нарушению баланса прав и законных интересов правообладателя и нарушившего его права лица, подчеркнул Суд. Такое отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности происходит, по его мнению, при взыскании компенсации в установленных ГК РФ пределах с индивидуального предпринимателя, одним действием которого нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, в случае, когда соответствующее нарушение совершено этим лицом впервые, неправомерное использование таких объектов не является существенной частью осуществляемой им предпринимательской деятельности и не носит грубого характера. В связи с этим КС РФ указал на необходимость внесения в ГК РФ изменений, предусматривающих возможность снижения размера компенсации за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации ниже установленных кодексом пределов судом, который придет к выводу о явной несоразмерности этого размера, исчисленного в соответствии с общими правилами, характеру совершенного нарушения (Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П; далее – Постановление № 28-П).

В целях реализации данного постановления Правительством РФ был подготовлен законопроект № 198171-7, предполагающий закрепление в абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ правила о возможности снижения судом – с учетом характера и последствий нарушения – суммарного размера компенсации за нарушение одним действием лица прав на несколько РИД или средств индивидуализации до величины ниже минимального предела такой компенсации, установленной кодексом, но не менее минимального размера компенсации за одно нарушение (то есть не менее 10 тыс. руб.). При этом при расчете суммы компенсации проектом предлагается учитывать неоднократность неправомерного использования нарушителем прав на объекты интеллектуальной собственности данного правообладателя. В первом чтении законопроект был принят 11 октября 2017 года, рассмотрение его во втором чтении было запланировано на апрель 2018 года, потом перенесено на май того же года, но пока так и не состоялось.

Сама же изложенная в Постановлении № 28-П правовая позиция КС РФ, а именно ею должны руководствоваться суды до внесения в гражданское законодательство обозначенных изменений, широкого распространения в практике не получила. К такому выводу пришел Суд, рассмотрев запрос Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, устанавливающего второй вариант определения размера компенсации за незаконное использование товарного знака: в виде двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратной стоимости права его использования, определяемой на основе суммы, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование товарного знака.

Причина обращения в КС РФ

ЗАО "К." и ЗАО "З." (далее – истцы) обратились в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, в соответствии с которым их требования о взыскании с гражданки С., являющейся ИП (далее также – ответчик), компенсации за незаконное использование зарегистрированных ими в отношении широкого перечня товаров товарных знаков "Stayer" и "Зубр" были удовлетворены лишь частично. Каждый из истцов просил взыскать с ответчика на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ 200 тыс. руб. компенсации, обосновывая такой ее размер положениями заключенных с третьим лицом лицензионных договоров о предоставлении права использования обозначенных товарных знаков, согласно которым лицензионное вознаграждение за использование каждого из них, подлежащее уплате ежеквартально, составляет 100 тыс. руб. Суд первой инстанции посчитал заявленный размер компенсации чрезмерным и снизил его до 50 тыс. руб. для каждого истца (Решение Арбитражного суда Ростовской области от 3 декабря 2019 г. по делу № А53-13931/2019). Принимая данное решение, суд: 

• руководствовался позицией Верховного Суда РФ о том, что выводы, отраженные в Постановлении № 28-П, – о возможности снижения размера компенсации ниже минимальных пределов, закрепленных в ГК РФ, должны применяться не только в случае установления этого размера по усмотрению суда, но и тогда, когда он определяется как двукратный размер стоимости права использования товарного знака (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-13233);
• учитывал характер деяния: подобное нарушение совершено ответчиком впервые, оно не является грубым, так как С. не было известно о контрафактности реализуемой продукции, цена проданного товара незначительна – материалами дела подтверждается продажа С. пяти измерительных рулеток и трех малярных кистей, на которые нанесены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком "Stayer", сходные же до степени смешения с товарным знаком "Зубр" изображения содержались только на двух рулетках, а доказательства возникновения у истцов убытков вследствие действий ответчика в деле и вовсе отсутствуют.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассматривая жалобу истцов на данное решение, приостановил производство по делу и направил в КС РФ запрос о проверке конституционности подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (далее – оспариваемая норма), поскольку, по его мнению, эта норма не позволяет суду учесть все значимые обстоятельства дела, в том числе тяжелую жизненную ситуацию ответчика, и присудить соразмерную допущенному нарушению сумму компенсации.

Позиция КС РФ

КС РФ отметил, что компенсация за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности как мера гражданско-правовой ответственности, с одной стороны, нацелена на восстановление имущественного положения правообладателя, с другой – носит штрафной характер, поскольку может взыскиваться сверх размера причиненных убытков (такой вывод следует из положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ, согласно которым правообладателю не нужно доказывать размер убытков при требовании выплаты компенсации). Таким образом, тот факт, что размер компенсации может превышать сумму, которую правообладатель мог бы получить по договору о предоставлении права на использование соответствующего объекта интеллектуальной собственности, в совокупности с судебными расходами и репутационными издержками, которые несет нарушитель, должны стимулировать его к правомерному использованию РИД и средств индивидуализации (путем заключения лицензионных договоров, например). При этом взыскание такой компенсации должно способствовать именно восстановлению нарушенных прав правообладателя, но не его обогащению, подчеркнул Суд.

Сложившаяся судебная практика исходит из того, что установленный оспариваемой нормой размер компенсации – в виде двукратной стоимости права использования товарного знака или двукратной цены товаров, на которых он незаконно размещен, – является единственно возможным, суды не вправе его снижать и могут лишь с учетом фактических обстоятельств дела установить иную цену товара или права использования.

При этом изложенная в Постановлении № 28-П позиция КС РФ часто толкуется как подлежащая применению только в случаях одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, и на этом основании не используется в делах, аналогичных рассматриваемому, в котором ответчиком нарушены права каждого из истцов на один товарных знак. Кроме того, многие суды исходят из того, что снижение суммы компенсации на основании данной позиции КС РФ возможно, только если ее размер рассчитывается по правилам подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Такая практика, по мнению КС РФ, приводит к чрезмерному смещению баланса интересов в пользу правообладателей, в связи с чем Суд счел возможным указать, что сформированные им в Постановлении № 28-П позиции имеют универсальный характер, то есть должны учитываться не только при применении тех норм, конституционность которых была проверена при вынесении данного постановления, в идентичных обстоятельствах, но и в аналогичных ситуациях. Таким образом, по мнению КС РФ, и при взыскании компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак, размер которой определен в соответствии с оспариваемой нормой, должна быть обеспечена возможность его снижения, если:

• установленный размер компенсации многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (когда их размер может быть определен с разумной степенью достоверности и такое значительное превышение доказано ответчиком);
• обстоятельствами дела подтверждается, что правонарушение – неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности – совершено ИП впервые, использование этих объектов не является существенной частью осуществляемой им предпринимательской деятельности и не носит грубого характера.

В результате оспариваемая норма была признана неконституционной как не позволяющая в совокупности с другими положения ГК РФ о защите исключительных прав судам снижать размер компенсации ниже установленного ею предела, на основании чего федеральному законодателю предписано внести в кодекс изменения, учитывающие изложенную выше позицию КС РФ. До проведения соответствующей корректировки ГК РФ суды вправе учитывать все значимые обстоятельства дела, в том числе характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчиков, и при наличии соответствующих заявлений последних снижать размер компенсации ниже установленного оспариваемой нормой предела, указал Суд (Постановление КС РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П). В то же время в целях воспрепятствования бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности не допускается снижение размера компенсации более чем в два раза, то есть итоговая взыскиваемая сумма не может быть менее стоимости права использования товарного знака.

При этом особое внимание КС РФ обратил на обязанность суда исследовать доказательства, относящиеся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец, поскольку, например, факт отсутствия лицензионного договора между истцом и ответчиком не может служить безусловным доказательством нарушения прав правообладателя. Необходимо, в частности, выяснить, является ли ответчик – предприниматель лицом, производящим продукцию, на которую наносится товарный знак, или лишь осуществляет розничную торговлю товарами, произведенными третьими лицами – лицензиатами, получившими от правообладателя право использовать товарный знак, – в последнем случае заключение лицензионного договора между таким предпринимателем и правообладателем вообще не требуется (ст. 1487 ГК РФ).  

***

Возможно, вынесение нового постановления КС РФ напомнит законодателю и о необходимости корректировки ГК РФ на основании Постановления № 28-П – учитывая сходство правовых позиций и рекомендаций, данных в обоих постановлениях, можно предположить, что все соответствующие изменения могут быть предусмотрены одним законопроектом.