Предъявление покупателем дисконтной карты – это использование товарного знака или нет?

Фото: пресс-служба СИП

Судебная практика в сфере интеллектуальной собственности активно развивается, и нередко предметом рассмотрения судов становятся вопросы, решение которых способно повлиять не только на интересы сторон конкретного спора, но и на всю правоприменительную практику. В конце апреля в рамках IX Международного форума "Интеллектуальная собственность – XXI век" СИП совместно с ТПП РФ провели научно-практическую конференцию, в ходе которой были отмечены несколько судебных дел, которые вполне могут считаться "модельными". Подавляющее большинство споров касались защиты прав на товарные знаки. Считается ли предъявление покупателем дисконтной карты с изображением товарного знака использованием этого обозначения? Противоречит ли общественным интересам наличие слова "семья" в товарном знаке, обозначающем алкогольную продукцию? Можно ли зарегистрировать товарный знак, если он указывает на предназначение товара определенной группе потребителей? Рассмотрим каждую из ситуаций подробнее. 

Считается ли предъявление покупателем дисконтной карты с изображением товарного знака использованием этого обозначения?

Это важно, прежде всего, при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Напомним, что заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с таким требованием, если правообладатель не использовал спорное обозначение в течение трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Но как быть, если товарный знак действительно не использовался, но на руках потребителей осталось несколько дисконтных карт, на которых он присутствует – можно ли считать предъявление таких карт на кассе использованием товарного знака? Ведь формально сам правообладатель при этом никаких действий не совершает. Вердикт СИП: да, можно (решение СИП от 9 декабря 2015 г. по делу № СИП-505/2015). И вот почему.

Общество обратилось в Суд с иском к компании о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ): "продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)".

В обоснование своей заинтересованности истец указал, что является владельцем сети магазинов, также оказывающих услуги 35-го класса МКТУ под сходным до степени смешения обозначением. Более того, общество сослалось на то, что ранее подавало в Роспатент заявку на регистрацию знака обслуживания с соответствующим словесным элементом, но административный орган принял отрицательное решение в связи с наличием зарегистрированного товарного знака ответчика. В подтверждение реальных намерений использовать спорное обозначение общество также представило фотографии своих магазинов, выдержки из газет и журналов, эфирные справки о трансляции рекламы на телеканалах и радиостанциях и др.

Что касается доказательств использования товарного знака, это бремя, как напомнил СИП, лежит на правообладателе (п. 3 ст. 1486 ГК РФ). А он, в свою очередь, настаивал на том, что спорный товарный знак использовался им в течение всего времени. В подтверждение своих доводов ответчик представил дисконтные карты, маркированные спорным товарным знаком, а также нотариальный протокол об осмотре вещественных доказательств от 3 декабря 2015 года, подтверждающий осуществление покупок в сети магазинов по представленным дисконтным картам 18 августа 2015 года, 20 февраля 2015 года, 2 сентября 2015 года.

Суд согласился, что представленные карты подтверждают использование правообладателем спорного товарного знака в части услуг 35-го класса МКТУ – "продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров". При этом довод истца о том, что ответчик не использовал товарный знак, поскольку дата продажи дисконтных карточек не установлена, а дальнейшее нахождение этих карточек у покупателей не может подтверждать использование товарного знака, СИП отклонил. Суд указал, что предъявление дисконтной карты розничным покупателем на кассе продавца влечет за собой предоставление скидки при совершении покупки и указание на чеке информации о получении покупателем такой скидки. Следовательно, маркировка товарным знаком дисконтных карт и их предъявление на кассе при розничной продаже товаров может быть рассмотрена как его использование.

Таким образом, напрашивается следующий вывод – пока у последнего потребителя на руках имеется дисконтная карта или иной объект с изображением товарного знака, говорить о прекращении охраны товарного знака нельзя. "Цель досрочного прекращения правовой охраны товарного знака – не очистка реестра, а возможность использования того или иного обозначения. С этой точки зрения важно понять, воспринимают ли потребители спорное обозначение как связанное с конкретным товаром. По сути, пока потребитель продолжает его так воспринимать, третьи лица вряд ли могут его использовать", – комментирует заместитель председателя СИП Владимир Корнеев. 

Противоречит ли общественным интересам наличие слова "семья" в товарном знаке, обозначающем алкогольную продукцию?

По сложившейся традиции алкогольные напитки нередко являются неотъемлемой частью праздничного семейного застолья. Но дает ли это производителям право использовать в названии своей продукции слова, так или иначе связанные с семьей и семейными ценностями? Не приведет ли регистрация такого товарного знака к нарушению принципов морали и интересов общества? СИП считает, что приведет (решение СИП от 2 сентября 2014 г. по делу № СИП-592/2014).

Общество обратилось в Суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, которым было отказано в регистрации словесного товарного знака "В кругу семьи" в отношении товаров 33-го класса МКТУ (вино, виски, водка, ликеры, алкогольные напитки за исключением пива и др.). Свой отказ административный орган мотивировал тем, что регистрация такого обозначения в силу своего смыслового восприятия противоречила бы общественным интересам, нормам гуманности и морали (подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Однако, по мнению заявителя, употребление алкоголя за семейным столом не является аморальным, а семья необязательно содержит несовершеннолетних детей, которым запрещено употребление алкогольной продукции. Кроме того, общество ссылалось на исследования ВОЗ о пользе ежедневного приема алкоголя в небольших дозах.

Суд подчеркнул, что к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и др. (п. 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32; абз. 5 п. 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482). Такие обозначения также называют "скандальными" знаками (п. 4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 № 39; далее – Рекомендации).

Для осуществления их правильной оценки, как отметил СИП, необходимо учитывать фактор восприятия их потребителями. При этом словосочетание "в кругу" означает "быть, находиться в какой-либо среде; в обществе людей, объединенных общими взглядами, интересами; среди единомышленников", а "семья" – это группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родственников, основанная на браке или кровном родстве, связанная взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.

Суд также указал, что анализ заявленного на регистрацию обозначения следует рассматривать в совокупности с товарами, для индивидуализации которых испрашивается разрешение. В данном случае это алкогольные напитки (за исключением пива). Ссылки истца на то, что употребление алкоголя за семейным столом не является аморальным, а также на исследования ВОЗ, Суд не принял и пришел к выводу, что использование обозначения "В кругу семьи" в качестве маркировки алкогольной продукции, напротив, способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя в кругу всех членов семьи, включая детей, является нормой. Подобные ассоциации, отметил СИП, носят негативный характер и противоречат современным тенденциям в обществе и государственной политике, направленной на формирование здорового образа жизни у граждан.

В результате в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Тем самым, при разрешении вопроса о возможности регистрации того или иного товарного знака, судом должен учитываться фактор восприятия такого обозначения потребителями. Рассматривая спор с точки зрения рядовых потребителей, судьи ориентируются, прежде всего, на собственные представления, что приводит к тому, что вынесенное по делу решение носит субъективный характер. Лица, заинтересованные в положительном решении вопроса о регистрации их товарного знака, должны помнить об этом, заранее оценив и исключив риск установления несоответствия выбранного ими обозначения общественным интересам и общепринятым принципам морали и гуманности. 

Можно ли зарегистрировать товарный знак, если он указывает на предназначение товара определенной группе потребителей?

Будет ли обозначение обладать различительной способностью, если оно указывает на назначение товара? Является ли это препятствием для предоставления такому товарному знаку правовой охраны? СИП решил, что является (решение СИП от 30 октября 2013 г. по делу № СИП-75/2013). По следующим основаниям.

Общество обратилось в Суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, которым ему было отказано в государственной регистрации товарного знака "Спортивный" в отношении товаров 5-го класса МКТУ (вещества диетические для медицинских целей, гематоген, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей, карамельки для медицинских целей, конфеты лекарственные, препараты витаминные, продукты белковые пищевые для медицинских целей, продукты детского питания, продукты диетические пищевые для медицинских целей). По мнению Роспатента, такое обозначение не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение товара (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

СИП согласился с позицией административного органа и напомнил, что обозначения, состоящие только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Такие обозначения называются описательными. Правовая охрана им не предоставляется потому, что у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают такой товар (п. 2.2 Рекомендаций).

Для подтверждения того, что элемент является описательным, как отметил СИП, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных и Интернета.

Сославшись на словарно-справочные материалы Суд отметил, что "спортивные" – это товары, предназначенные для занятия спортом либо адресованные лицам, занимающимся спортом. При таких обстоятельствах, заявленное обозначение, состоящее исключительно из прилагательного "Спортивный", по мнению СИП, очевидным образом указывает на назначение товаров для определенного круга потребителей, а именно для лиц, занимающихся спортом. Такое обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не является фантазийным. Восприятие товаров с такой маркировкой не требует дополнительных рассуждений, домысливания, ассоциаций.

Суд также отметил, что указание словесного обозначения "спортивный" используется разными производителями товаров широкого потребления. Исключительное право на товарный знак предоставит его правообладателю возможность запрещать иным лицам использовать не только тождественные, но и сходные до степени смешения обозначения, что, как подчеркнул СИП, безусловно ущемит права широкого круга производителей различных товаров и услуг (ст. 1484 ГК РФ).

В итоге Суд пришел к выводу, что заявленное обозначение является описательным, а именно характеризует товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и указывает на их назначение. В удовлетворении требований общества было отказано.

Этот вывод суда также можно считать субъективным, поскольку в данном случае суд вновь ориентировался на собственные представления о том, может ли указание на то, что товар адресован определенной группе потребителей, быть достаточным основанием для признания этого обозначения описательным. Юристы считают, что при разрешении подобного вопроса следует проводить независимый социологический опрос. "Но не суд должен проводить такой опрос. Это те доказательства, которые должны предоставить стороны, чтобы затем суд, оценив их, сделал соответствующий вывод. Но к таким опросам потребителей нужно относиться очень осторожно, не подталкивая их к конкретному ответу. Важно получить действительно независимое мнение потребителей", – заключает Владимир Корнеев.