Признание незаконным использования товарного знака: практический пример

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и являющееся объектом интеллектуальной собственности, которая в соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции РФ охраняется законом. Однако недобросовестные лица нередко пользуются чужим раскрученным товарным знаком для получения собственной выгоды. При этом нормативное регулирование права на товарные знаки разработано слабо, в связи с чем в процессе рассмотрения в суде дел о защите прав на средство индивидуализации возникает очень много споров. Рассмотрим, с какими проблемами столкнулось ООО "Мираж-Мьюзик" при признании незаконным использования товарного знака.

Фабула дела № А41-17012/2012: ООО "Мираж-Мьюзик" обратилось в суд с иском о признании незаконным использования обозначения "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик" (зарегистрированным в Государственном реестре товарным знаком), и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 150 000 руб.

Спор о подведомственности

Арбитражному суду подведомственны дела с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ч. 2 ст. 27 АПК РФ). При этом Арбитражный суд Московской области установил, что ответчик по указанному делу – физическое лицо и предпринимателем не является. Определением от 29 мая 2012 г. по делу № А41-17012/2012 Арбитражный суд Московской области прекратил производство по делу, поскольку исковое заявление было принято с нарушением правил о подведомственности и не подлежит рассмотрению в порядке арбитража.

Не согласившись с вынесенным определением, истец подал апелляционную жалобу. В качестве довода он указал на то, что спорные правоотношения относятся к экономической сфере, следовательно, должны рассматриваться арбитражным судом.

Десятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу: судом первой инстанции не было установлено, что деятельность ответчика по использованию товарного знака истца проводилась в личных целях. Следовательно, возникшие правоотношения относятся к сфере экономической деятельности, а спор связан с ее осуществлением. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 г. № 10АП-5701/12 по делу № А41-17012/2012 определение Арбитражного суда Московской области от 29 мая 2012 года по тому же делу отменено и дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

МНЕНИЕ


Андрей Литягин, музыкальный продюсер и композитор, руководитель группы "Мираж":


"Товарный знак зарегистрирован на юридическое лицо, о чем имеется надлежащее свидетельство. А нарушителем является физическое лицо, которое ворует интеллектуальную собственность в виде товарного знака. И вот здесь мы сталкиваемся со сложностями: суды не могут определиться, где рассматривать дело. Когда спор о товарных знаках попадает в суд общей юрисдикции, то процесс его рассмотрения может растягиваться на годы. Кроме того, такие суды почти не присуждают компенсаций. По нашей практике, хорошо, если суд общей юрисдикции присудит 30-50 тыс. руб., а вот арбитражи уже "не стесняются". Одному из моих адвокатов удалось недавно добиться компенсации в 1,5 млн евро. Это самая большая компенсация в истории шоу-бизнеса. Поэтому я считаю, надо настаивать на рассмотрении дел о защите интеллектуальной собственности в арбитражном суде".

МНЕНИЕ


Игорь Моцный, партнер юридической фирмы Motsnyi Legal:


"Действительно, конкретно в этом случае возникла проблема с подведомственностью. Для нас этот вопрос был очевиден, поскольку мы изучили практику и поняли, что даже если нарушителем прав является физическое лицо, то обращаться следует именно в арбитражный суд. Тем не менее, Арбитражный суд Московской области вынес определение об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с неподведомственностью данного спора. Пришлось идти в Десятый арбитражный апелляционный суд, который отменил указанное определение".

Рассмотрение спора по существу. Первая инстанция

Рассмотрение спора по существу проходило в Арбитражном суде Московской области. В обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания) "МИРАЖ" в соответствии со свидетельством о госрегистрации. Ответчик использует обозначение "Мираж 90-х", сходное до степени смешения с товарным знаком истца. ООО "Мираж-Мьюзик" считает, что сходство является очевидным, поскольку содержит слово "мираж", а включение в состав используемого ответчиком обозначения элемента "90-х" не влияет на его различительную способность.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п. 6  Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утв. приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. № 190). Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с точки зрения потребителя и без назначения экспертизы.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Материалами дела подтверждено, что ответчик указывал себя руководителем музыкального коллектива "Мираж 90-х" и осуществлял концертную деятельность с использованием данного обозначения, при этом действий по его регистрации не производил. Он объяснял это тем, что творческое объединение, руководителем которого он является, в соответствии с действующим законодательством регистрации не подлежит.

Судом установлено, что ранее ответчик состоял в трудовых отношениях с истцом и являлся музыкальным директором группы "Мираж". Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ответчик был надлежащим образом извещен о существовании товарного знака "Мираж", о его регистрации и поддержании в установленном законом порядке, а также о недопустимости его использования третьими лицами. Будучи одним из руководителей истца, ответчик хорошо информирован о творческой и административной работе общества.

В случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

• в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
• в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Согласно п. 43.3 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., суд определяет ее сумму в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела.

Арбитражный суд Московской области установил, что использование ответчиком товарного знака "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик", привело к получению ответчиком необоснованных конкурентных преимуществ на соответствующем рынке.

Решением Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года по делу № А41-17012/12 использование ответчиком обозначения "Мираж-90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик", признано незаконным; с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50 тыс. руб. 

МНЕНИЕ


Андрей Васин, партнер юридической фирмы SM Legal Group:


"Прежде чем обращаться в суд, надо понять, насколько у тебя серьезная доказательная база. Потому что имея только заверенную у нотариуса страницу сайта с размещенным на ней товарным знаком, вряд ли стоит рассчитывать на приличную компенсацию. Средняя компенсация в арбитражном суде города Москвы по таким делам (когда компенсация оставляется на усмотрение суда) – 100-150 тыс. руб.".

Апелляционная инстанция

Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт. Учитывая разъяснения, изложенные в п. 2.1 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29, апелляционный суд пришел к выводу, что в рассматриваемом деле подлежат применению нормы Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – закон о товарных знаках), а с 1 января 2008 года – положения ч. 4 ГК РФ.

В соответствии с п. 4 ст. 46 закона о товарных знаках, вместо требования о возмещении причиненных убытков правообладатель вправе просить выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1000 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда. Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств того, что ответчик ранее нарушал исключительные права истца; отсутствие доказательств наличия у истца убытков; принимая во внимание, что ответчиком является физическое лицо, апелляционный суд пришел к выводу о законности решения суда первой инстанции. Суд отметил, что 50 тыс. руб. – сумма, соразмерная допущенному ответчиком нарушению.

Таким образом, решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, вынесенным с учетом фактических обстоятельств дела и норм действующего законодательства. Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом второй инстанции не установлено. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 года № 10АП-482/13 решение Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года по делу № А41-17012/12 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Кассационная инстанция

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик подал кассационную жалобу, в которой просил отменить все ранее вынесенные постановления и передать дело на рассмотрение в суд общей юрисдикции. По мнению заявителя, ссылки судов на нормы ГК РФ не применимы к данному спору. Кроме того, он пояснил, что истец знал о существовании коллектива "Мираж 90-х" и не считал, что деятельность группы с таким названием нарушает чьи-либо исключительные права.

Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы Десятого арбитражного апелляционного суда о том, что возникшие правоотношения относятся к сфере экономической деятельности, а спор связан с ее осуществлением. По мнению кассационной коллегии, доводы заявителя о применение судом первой инстанции закона, не подлежащего применению, были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и им дана надлежащая оценка. Судом кассационной инстанции также отмечено, что переоценка обстоятельств, установленных судами первой и второй инстанций, недопустима. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 года № Ф05-8351/13 решение Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 года по тому же делу оставлены без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Суд надзорной инстанции

Ответчик обратился в ВАС РФ с заявлением о пересмотре в порядке надзора вынесенных решений. Определением ВАС РФ от 27 сентября 2013 года № ВАС-14399/13 по делу № А41-17012/12 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора" заявление ответчика принято в части.

Коллегия судей ВАС РФ не нашла нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены обжалуемых судебных актов. Определением ВАС РФ от 22 октября 2013 года № ВАС-14399/13 в передаче дела № А41-17012/2012 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года, постановлений Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 года и от 23 апреля 2013 года, постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 года отказано.

Чуть меньше чем через месяц судья ВАС РФ рассматривала повторную жалобу ответчика о пересмотре в порядке надзора ранее вынесенных судебных актов. При этом заявитель просил пересмотреть как судебные акты, принятые по существу спора, так и Определение ВАС РФ от 22 октября 2013 года № ВАС-14399/13. Однако нормами АПК РФ не предусмотрена возможность оспаривания определения об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ. А трехмесячный срок на подачу заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора ответчиком пропущен. ВАС РФ отказал в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока (Определение ВАС РФ от 21 ноября 2013 года № ВАС-14399/13 по делу № А41-17012/2012"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"). Повторное заявление ответчика о пересмотре судебных актов в порядке надзора возвращено заявителю. 

Ответчик вновь обратился в суд надзорной инстанции с заявлением, в котором просит пересмотреть Определение ВАС РФ от 21 ноября 2013 года № ВАС-14399/13. При этом нормами АПК РФ не предусмотрена возможность оспаривания определение ВАС РФ о возврате заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 12 декабря 2013 года заявление об обжаловании Определения ВАС РФ от 21 ноября 2013 года № ВАС-14399/13 возвращено заявителю (Определение ВАС РФ от 12 декабря 2013 года № ВАС-14399/13 по делу № А41-17012/2012 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"). 

Документы по теме: 

• Гражданский кодекс Российской Федерации
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
• Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
• Приказ Роспатента от 5 марта 2003 года № 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания"
• Приказ Роспатента от 30 декабря 2009 года № 190 "Об утверждении рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака"
• Постановление Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"