(1).jpg)
Компенсация за нарушение прав на наименования мест происхождения товаров и географические указания: обзор судебной практики
 |
Географические указания (далее – ГУ) – относительно новый для российского правопорядка институт, введенный в Гражданский кодекс Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Его возникновение было обусловлено, в частности, необходимостью предоставить правовую охрану тем объектам, которые не подпадали под защиту наименований мест происхождения товаров (далее – НМПТ).
Статья 1519 ГК РФ предусматривает, что правообладателю принадлежит право использования ГУ, НМПТ в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1519 ГК РФ.
Пункт 2 содержит неисчерпывающий перечень способов использования ГУ (НМПТ), к которым относится размещение ГУ (НМПТ):
- на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Особенностью права на ГУ (НМПТ) является то, что в соответствии с п. 4 ст. 1229 ГК РФ самостоятельные исключительные права на одно и то же средство индивидуализации (ГУ, НМПТ) могут одновременно принадлежать разным лицам. Таким образом, в отношении ГУ и НМПТ допускается множественность правообладателей (причем обладающих самостоятельными правами на один и тот же объект правовой охраны), что приводит к ограничению исключительного характера права каждого правообладателя и выражается в невозможности осуществлять распоряжение этим правом.
Пунктом 6 ст. 1519 ГК РФ предусмотрено, что распоряжение исключительным правом на ГУ (НМПТ), в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого ГУ (НМПТ), а также переход исключительного права на ГУ (НМПТ) без заключения договора не допускается.
Закон также предусматривает перечень действий, которые будут являться незаконным использованием ГУ (НМПТ) (п. 3 ст. 1519 ГК РФ):
- использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными;
- использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, обладающими правом его использования, в отношении товара, не обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований, либо произведенного за пределами границ географического объекта, указанных в Государственном реестре указаний и наименований;
- использование сходного с зарегистрированным ГУ (НМПТ) обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или его характеристик.
Незаконное использование ГУ (НМПТ), согласно ст. 1519 ГК РФ, означает использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, не имеющими соответствующего свидетельства. Например, в одном деле суд указал на незаконное использование ответчиком НМПТ после истечения срока действия его свидетельства на исключительное право на НМПТ, и его продукция была признана контрафактной (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2021 г. № 15АП-17532/2021 по делу № А32-7943/2021). Равным образом контрафактными являются товары выпущенные до даты приобретения права на использование НМПТ, а также этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы НМПТ или сходные с ними до степени смешения обозначения (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2020 г. № 15АП-19009/2020 по делу № А32-48965/2018).
Пункт 2 ст. 1537 ГК РФ предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
- в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено ГК РФ или НМПТ.
Для ГУ и НМПТ размер компенсации не может быть определен исходя из вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения. Это положение обусловлено необоротоспособностью исключительного права на ГУ (НМПТ).
На случаи нарушений прав на ГУ и НМПТ распространяются правила, имеющие большое сходство с положениями о компенсации за нарушения авторских прав и прав на товарные знаки. Однако очевидно, что нарушения, допускаемые в отношении ГУ и НМПТ, обладают существенной спецификой в связи с наличием не одного, а нескольких правообладателей, осуществляющих использование ГК РФ (НМПТ) при изготовлении товаров, независимо от других правообладателей. Все они могут иметь различные объемы производства, сроки производства товаров, различную репутацию как изготовители и, соответственно, нести убытки в разном размере. Они могут обратиться к нарушителю вместе, но могут это сделать по отдельности, так как не связаны друг с другом, если не образуют какое-либо объединение (союз).
Характерной особенностью является и то, что к подобным нарушениям неприменим наиболее универсальный способ расчета компенсации кратный стоимости использования по лицензионному договору.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что правообладатели по делам о защите прав на НМПТ используют оба способа расчета компенсации, которые предусмотрены действующим законодательством. Бывает на практике, когда исковые требования заявляют несколько правообладателей одновременно. В некоторых случаях требование заявляет только один правообладатель.
Суды снижают заявленный истцом (истцами) размер компенсации, если установят обстоятельства, способствующие снижению.
Например, суд принимает во внимание характер нарушения, срок незаконного использования НМПТ, степень вины ответчика, отсутствие данных о вероятных убытках истца (Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2020 г. № 01АП-11059/2018 по делу № А79-5314/2018; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 мая 2018 г. № 09АП-14289/2018-ГК, 09АП-14678/2018-ГК, 09АП-16297/2018-ГК по делу № А40-172050/17; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2017 г. № С01-178/2016 по делу № А32-15961/2014; Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 апреля 2010 г. по делу № А56-84542/2009; Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2009 г. № 05АП-3719/2009 по делу № А51-4459/2009-44-97). Суд также принимает во внимание расчет компенсации, представленный ответчиком. Например, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2021 г. № С01-1783/2020 по делу № А03-17454/2019 ответчик представил контррасчет размера компенсации исходя из двойного размера минимальной стоимости, не ниже которой осуществляется закупка, поставка и розничная поставка алкогольной продукции.
При определении размера компенсации за нарушение права на НМПТ суд учитывает продолжительность обладания истца таким правом. Например, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19 июля 2019 г. № С01-535/2019 по делу № А79-5314/2018 суд подчеркнул, что срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации относится к одному из обстоятельств, подлежащих обязательному учету при определении размера компенсации. СИП заключил, что факт возникновения у каждого из истцов права использования НМПТ в различное время обусловливает различие в сроках, а, следовательно, и в масштабах незаконного использования НМПТ ответчиком, что влечет невозможность в таком случае взыскания компенсации в пользу соистцов в равном размере. Тяжесть нарушения ответчиком исключительного права каждого из истцов, не считая союз, при таких обстоятельствах является различной. В итоге СИП направил дело на новое рассмотрение, поскольку в обжалуемых судебных актах не содержится мотивированного правового обоснования того обстоятельства, почему размер компенсации распределен судами между истцами одинаково [В суде первой инстанции истцами было заявлено требование о взыскании компенсации "пропорционально по числу истцов". – Ред.]; не приведена оценка конкретных доказательств, представленных в материалы дела, обуславливающих размер заявленной истцами компенсации.
При новом рассмотрении истцы заявили, что размер компенсации истцам не важен, но просили учесть, что ответчик и в настоящее время продолжает нарушать исключительное право истцов (Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 7 ноября 2019 г. по делу № А79-5314/2018). Суд определил, что исключительное право использования НМПТ возникло у каждого из истцов в различное время. Таким образом, ответчик нарушил исключительное право каждого из истцов на НМПТ, однако срок такого нарушения в зависимости от даты возникновения права на НМПТ для каждого из них различен. При определении компенсации суд также принял во внимание следующие факторы: степень вины ответчика в допущенном нарушении, неоднократность такого нарушения (последнее выявлено 19 апреля 2018 г. после привлечения ответчика к административной ответственности за аналогичное нарушение), продолжающееся нарушение ответчиком исключительного права; а также учел признание ответчиком нарушения, невысокую по сравнению с другими видами сыров стоимость спорного сыра, отсутствие в деле доказательств несения производителями каких-либо убытков ввиду допущенного ответчиком нарушения; и наличие у ответчика троих несовершеннолетних детей. Также суд принял во внимание аргумент истцов о том, что сумма компенсации для них не имеет значения. В результате заявленные истцами суммы компенсации были снижены судом более, чем в 14 раз.
В деле, где истцом было заявлено требование о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости товаров, суд снизил компенсацию на основании добровольного прекращения со стороны ответчика нарушения прав и отсутствия доказательств наступления негативных последствий для правообладателя от производства спорной продукции, поскольку сам истец алкогольную продукцию не производил и в силу положений ст. 1519 ГК РФ не вправе был распоряжаться правом на наименование места происхождения товара, в том числе отчуждать принадлежащее ему исключительное право или предоставлять его иным лицам на срок (Решение Арбитражного суда Новгородской области от 14 мая 2014 г. по делу № А44-166/2014).
В данном деле суд также принял во внимание представление ответчиком доказательств количества произведенной им продукции (ответчик подтвердил, что количество произведенной алкогольной продукции, составило 4451 шт., однако из данного количества лишь при изготовлении 100 единиц продукции были использованы этикетки, содержащие НМПТ) (сходная позиция отражена в Постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2015 г. по делу № А03-639/2014).
При определении размера компенсации с учетом требований разумности и справедливости суд первой инстанции принял во внимание незначительную степень вины ответчика, отсутствие у ответчика реальной возможности самостоятельно отличить контрафактную продукцию от оригинальной по внешним признакам, характер и последствия нарушения, отсутствие доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, доказанность лишь факта хранения истцом товаров, возможность предъявления истцом требований не только к конечному продавцу товара, но и к производителю и перепродавцам контрафактного товара (ООО "Серебряно-Прудской ликероводочный завод", ООО "Алкооптторг"), количество торговых точек ответчика, их площадь, и удовлетворил заявленные исковые требования в размере 25% от заявленной суммы.
В другом случае, учитывая характер допущенного нарушения исключительных прав истца, то обстоятельство, что допущенное ответчиком нарушение было связано с изготовлением этикеток, а не с производством самой контрафактной продукции (изготовление и поставка этикеток по заказу третьего лица), суд первой инстанции снизил заявленную ко взысканию компенсацию в общей сумме в два раза – до 562 500 руб. (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2014 г. № 18АП-5985/2014 по делу № А76-9871/2012). Характерно, что дальнейшее снижение размера компенсации, по мнению суда, привело бы к нарушению баланса интересов сторон, поскольку следует учитывать, что изготовление и реализация этикеток, содержащих изображения товарного знака и НМПТ, исключительные права на которые принадлежат истцу, без согласия последнего, прежде всего, является правонарушением – прямо запрещенным федеральным законом действием, негативно влияет на репутацию правообладателя, а также может повлечь потерю покупательского спроса на оригинальную продукцию.
В другом деле при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд, напротив, принял во внимание период, в течение которого нарушалось исключительное право истца на использование НМПТ, объем разливаемой им минеральной воды и объем поставок указанной продукции, а также степень вины ответчика, поскольку он не прекратил противоправные действия после получения претензии истца и иные заслуживающие внимания обстоятельства (Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 сентября 2009 г. по делу № А60-18312/2009-С7). Суд учел, что ответчик виновен в нарушении исключительного права истца и нарушение носит злостный характер: введение в хозяйственный оборот товара ответчик продолжал и после получения претензии истца. Ответчик отказался представить в дело сведения и документы о производстве и реализации им минеральной воды с использованием НМПТ, заявив в судебном заседании о том, что не может назвать организации, которым он поставлял товар, и каков был объем поставок. Однако представленные истцом в материалы дела документы позволяли сделать вывод о весьма значительном объеме производимого и реализуемого ответчиком товара.
Ввиду отсутствия устоявшейся практики применения положений о ГУ в российском законодательстве предлагается обратиться к зарубежному опыту, чтобы оценить, каким образом обеспечивается защита ГУ.
Отметим, что наиболее часто в зарубежном законодательстве встречается попытка увязать размер ответственности нарушителя прав на географические указания с убытками, понесенными лицом, чьи права были нарушены. Такое положение встречается в частности в Болгарии, Индии, Сингапуре, Вьетнаме, Черногории, Эстонии, Хорватии, Белоруссии (Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. г. № 127-З "О географических указаниях"), Пакистане.
При этом весьма характерна попытка отдельных законодателей указать на превентивный характер ответственности за нарушение прав на ГУ. В частности, в Болгарии в п. 3 ст. 118 Закона о товарных знаках и географических наименованиях 2019 г. предусмотрено, что суд устанавливает справедливую компенсацию, которая должна иметь предупреждающее воздействие на нарушителя и других членов общества. В Индии правообладатель вправе потребовать от нарушителя взыскания убытков или дохода нарушителя в качестве компенсации, а также для предотвращения нарушения нарушителями. В Черногории в п. 2 ст. 56 Закона о географических указаниях предусмотрено, что в случае, если нарушение было совершено умышленно или по грубой неосторожности, правообладатель может потребовать взыскания с нарушителя компенсации, которая в три раза превышает общую сумму прямого ущерба и упущенной выгоды.
Вина нарушителя учитывается как обстоятельство, влияющее на размер ответственности (в Черногории) или вовсе ее исключающее (в Индии суд может отказать в удовлетворении требования о взыскании убытков, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был знать о зарегистрированном географическом указании, а также, что он прекратил использование, когда узнал о его существовании).
При этом в отдельных странах суды проверяют обоснованность требования правообладателя и устанавливают компенсацию при невозможности предоставить данные о сумме ущерба в определенных законом пределах. В Болгарии если требование правообладателя является обоснованным, но нет достаточных данных о сумме ущерба, правообладатель может потребовать компенсацию в размере: от 500 до 100 тыс. левов или розничной цены законно произведенных товаров, идентичных товарам, являющимся предметом нарушения. Во Вьетнаме на практике суды всегда требуют от правообладателя предоставления доказательств, подтверждающих размер убытков, подлежащий взысканию с нарушителя. В случае невозможности определить размер материального ущерба он определяется судом с учетом обстоятельств дела, однако такой размер не должен превышать 500 млн VND (примерно $21 тыс.).
Приведенный анализ судебной практики и зарубежного опыта позволяет сформулировать отдельные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
- Представляется, что в случаях нарушения прав на ГУ и НМПТ зачастую существует возможность взыскать убытки с нарушителя, поскольку речь обычно идет о промышленном производстве товаров. При этом в ситуации, когда к нарушителю могут быть предъявлены иски многими правообладателями, причем, скорее всего не одновременно; компенсация должна взыскиваться только в тех случаях, когда истец не может доказать убытки. Такая компенсация могла бы взыскиваться в твердой сумме: либо в фиксированном размере, либо в процентах от всей выручки нарушителя от производства товаров с использованием ГУ или НМПТ.
- Возможно, следует предусмотреть возможность освобождения от ответственности в виде взыскания компенсации в случае отсутствия вины нарушителя или возможность снижения ее размера в случае вины в форме неосторожности. При этом критерием отсутствия вины будет, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был знать о зарегистрированном ГУ (НМПТ), а также, что он прекратил использование, когда узнал о его существовании.
- В отношении споров о нарушении права на ГУ (НМПТ) наиболее вероятными представляются два варианта обращения в суд:
- предъявление иска каждым из правообладателей (со взысканием убытков или компенсации в свою пользу);
- предъявление коллективных исков (в пользу всех правообладателей с распределением между ними суммы полученного возмещения).
В первом случае следует предусмотреть возможность получения одним из правообладателей его доли от общего размера компенсации за допущенное нарушение, предоставив остальным правообладателям возможность обратиться в суд для того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшуюся часть компенсации, размер которой был установлен в решении по первому иску.
Источник: Журнал Суда по интеллектуальным правам
